Resumen: Demanda de caducidad de marca por falta de uso entre empresas zapateras. La sentencia recurrida consideró que las causas alegadas para justificar el no uso no eran relevantes, faltando prueba de un uso real y efectivo, por lo que estimó el recurso y declaró la caducidad de las marcas cuestionadas. La demandada recurrió por infracción procesal y casación. El primero no es una tercera instancia, no cabe revisar la valoración probatoria si no consta que la efectuada incurre en error patente o arbitrariedad. No cabe una revisión completa y menos cuando se discuten unos documentos en los que no aparece mención alguna sobre las marcas cuestionadas. Improcedencia de realizar una nueva valoración de la prueba en casación: la sentencia recurrida declaró probado el no uso de las marcas durante cinco años anteriores al inicio del litigio. Causas justificativas de la falta de uso: ausencia de una justificación adecuada. En primer lugar, las causas alegadas (existencia de concurso de la anterior, falta de tiempo de la nueva empresa para lanzar un nuevo producto) no afectan al periodo temporal durante el que la falta de uso real y efectivo justificaría la caducidad puesto que el periodo comenzó en 2003 y se alegan causas que comienzan en 2005. Además, el concurso no paraliza la actividad de la empresa, no es causa que justifique el no uso de la marca. Tampoco es consistente la segunda causa, sobre la imposibilidad de usar la marca por la nueva empresa.
Resumen: La Sala estima el recurso al acoger el motivo relativo a la caducidad de la marca prioritaria en clase 43. La ratio decidendi que lleva a la Sala de instancia a estimar el recurso contencioso administrativo y a admitir la inscripción de su marca internacional para la clase 43 es la supuesta caducidad de la referida marca prioritaria de la entidad ahora recurrente en casación, ya que para la Sala de instancia la similitud de las marcas hubiera supuesto la denegación del registro. Por consiguiente, la cuestión de la fecha de efectos de la citada caducidad es determinante para la resolución del litigio en sede de casación. Efectivamente se comprueba en el expediente que la fecha de inscripción de la marca internacional para varias clases y, entre ellas la 43, es de fecha 4 de enero de 2.006. Por otra parte, se comprueba asimismo que la marca obstativa de la entidad recurrente, fue parcialmente declarada caducada para las clases 32, 33 y 42 (en realidad, la 43, referida a servicios de restauración -alimentación- y hospedaje temporal) por resolución de Oficina de Armonización del Mercado Interior con efectos expresamente declarados desde el 24 de octubre de 2.007. Así pues, no cabe duda de que en la fecha de solicitud de la marca litigiosa la referida marca prioritaria de la recurrente estaba en vigor. Por tanto, se concede la extensión territorial de la marca internacional de la recurrente a los servicios de la clase 43 del nomenclátor.
Resumen: La titularidad de una previa inscripción no conlleva la extensión de una marca a otros productos sino que se requiere la tramitación de los oportunos expedientes independientes para conseguir la armonización entre los principios de prioridad registral y de especialidad, también lo es que la existencia de una previa inscripción atribuirá al titular de la misma el derecho a una nueva inscripción con las mismas o similares denominaciones siempre que lo sea para el mismo o similar campo de actividad o producto. Las marcas temporalmente intermedias no pueden prevalecer sobre aquellas distintivos registrados con anterioridad que deben considerarse prevalentes en virtud del principio de prioridad registral.
Resumen: La Sala estima la casación y desestima el contencioso-administrativo. Se acoge el primer motivo casacional que denuncia la incongruencia omisiva de la sentencia recurrida al no abordar la prohibición contenida en el artículo 19.1 del Reglamento de Ley de Marcas en relación con el art. 17.1 del citado texto. En efecto, la sentencia de instancia no abordó dicha alegación ni entró a considerar si el escrito oponiéndose a la inscripción, en el que se aducía la prioridad de las marcas internacionales que se consideraban incompatibles con la solicitada, debió de ser rechazado por extemporáneo, lo que determina la concurrencia de un vicio de incongruencia omisiva. La estimación este motivo exige entrar a conocer si la oposición formulada por la sociedad codemandada debió ser inadmitida por extemporánea. Dado que en este caso el escrito de oposición se presentó en el día hábil siguiente al sábado en que vencía el plazo (Disposición Adicional Cuarta de la Ley 17/2001), el escrito de oposición debe entenderse presentado dentro de plazo y resultaba admisible, por lo no procede estimar este motivo de impugnación de las resoluciones administrativas analizadas.
Resumen: Certificado Complementario de Protección. Subsanación de solicitud que no tiene acogida entre los supuestos legales de subsanación, pues no se trata de suplir algún dato omitido en la precedente solicitud, o aportar algún documento exigido por la normativa reguladora, sino que se pretende introducir un cambio de tal magnitud que supone en realidad una nueva solicitud, a nombre del producto "Infanrix Hexa", que en ningún momento era citado o mencionado en la solicitud y documentación acompañada del expediente. Inexistencia de infracción del deber de examen de la solicitud por la OEPM, que llevó a cabo ese examen de solicitud que se refería al producto "Infarix Penta"concediendo a la empresa recurrente el plazo de 2 meses para la subsanación, sin que en el expediente hubiera dato alguno que permitiera deducir que la solicitud y documentación acompañada se refiriesen a un producto distinto a Infarix Penta.
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por "PLANETA DE AGOSTINI FORMACIÓN, SL" contra la sentencia que, al estimar el recurso interpuesto contra la previa resolución de la OEPM, denegó la inscripción de la marca «DEUSTO SALUD» interesada por la recurrente para amparar productos y servicios en clases 9,16 y 41 del Nomenclátor Internacional. Al haberse inadmitido previamente el primer motivo formulado al amparo del art. 88.1.c) LRJCA, el Alto Tribunal examina únicamente el segundo motivo fundado en el art. 88.1 d). Dicho motivo se subdivide en dos apartados, en los que se denuncia esencialmente la infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo tanto en relación con el llamado principio de"continuidad registral" como la que destaca que "la circunstancia de que venga coexistiendo en el mercado con otros signos distintivos con la misma raíz semántica y una estructura análoga, revela ante todo el escaso riesgo de confusión y de perjuicio recíproco". Entiende la Sala que la primera denuncia no puede ser acogida, siguiendo el mismo criterio recogido en el previo RC 165/03, seguido entre las mismas partes y con similares argumentos, razonando que la prioridad registral realmente la ostentaba la entidad que se opuso al registro, esto es la Fundación Deusto, por lo que no cabía negar la fuerza obstaculizadora de las marcas de ésta, advirtiendo también la correcta aplicación del art. 6.1.b) de la Ley 17/2001 y la escasa virtualidad de los precedentes administrativos.
Resumen: Tres sociedades del grupo Kraft ejercitaron frente a Gullón una pluralidad de acciones marcarias y de competencia desleal basadas en una serie de conductas (infracción de marca por comercializar galletas tipo sandwich con formato y envase similar a las "Oreo", y por comercializar galletas tipo cookies, y actos de competencia desleal de imitación, confusión y aprovechamiento de la reputación ajena). Gullón alegó cosa juzgada respecto de la galleta tipo Oreo y prescripción de las acciones. También reconvino pidiendo la caducidad de una de las marcas de la demandante. La demanda-reconviniente recurre en casación y por infracción procesal los pronunciamientos de la sentencia de apelación que estimaron en parte la demanda, desestimando la acción de caducidad ejercitada en reconvención. La demandante también recurre. Se estima la acción de caducidad, porque la marca en cuestión nunca fue usada en la forma exacta en que constaba registrada, pues utilizó la forma tridimensional en que consistía pero con el añadido, en el centro de la elipse situada en una de sus caras, de la denominación "Oreo", marca denominativa titularidad de Kraft. La marca denominativa se encuentra superpuesta con la figurativa, lo que supone un uso distinto de la forma en que aparece registrada. Cosa juzgada. Valoración de la prueba: no confudir con la calificación jurídica de los hechos. Incongruencia: omisión de pronunciamiento sobre indemnización de daños. Riesgo de confusión. Aprovechamiento reputación.
Resumen: La Sala examina el recurso de casación interpuesto por "J. GARCÍA CARRIÓN, S.A." contra la sentencia desestimatoria del recurso planteado contra la resolución de la OEPM denegatoria de la concesión de la marca nacional «Don Simón Funciona Max» (denominativa), para amparar productos en las clases 29 y 32 del Nomenclátor Internacional, por la oposición de, entre otras, la marca "Pascual Funciona" (denominativa).Así, tras rechazar la alegada infracción del art. 67 LRJCA por la sentencia recurrida, al entender el Alto Tribunal que aquélla dió una respuesta sucinta pero suficiente a los argumentos sustanciales formulados en la instancia, sí estima, sin embargo, la existencia de infracción del art. 6.1 b) de la Ley 17/2001, de Marcas, y de la jurisprudencia aplicable. Razona en esencia la Sala que la sentencia de instancia no valoró la fuerza individualizadora de los términos «Don Simón» y «Pascual», que identifican a dos grupos empresariales reconocidos del sector de la alimentación, y, particularmente, en la producción y distribución de productos lácteos y zumos de frutas, que atraen de forma prevalente la atención de los consumidores evitando que se genere riesgo de confusión o de asociación sobre la procedencia de los productos reivindicados, sosteniendo la fuerza distintiva escasa, en el caso examinado, del término «Funciona» y tomando en consideración el pronunciamiento de la Sala 1ª del TS al resolver el litigio entre las mismas entidades por competencia desleal (RC 614/2011
Resumen: La Sala desestima el recurso. El primer subapartado del motivo de casación, fundado en la infracción del artículo 5.1 b) de la Ley 17/2001, no puede ser acogido, pues resulta aplicable la prohibición de registro contemplado en dicha disposición, que prescribe que no podrán registrarse como marcas los signos «que carezcan de carácter distintivo», en cuanto que los vocablos que configuran la marca aspirante «no gozan de capacidad distintiva propia», ya que no tienen la suficiente fuerza individualizadora para poder determinar el origen empresarial de los productos reivindicados. En efecto, cabe poner de relieve que la prohibición absoluta de registro prevista en el artículo 5.1 b) de la Ley 17/2001 resulta aplicable en aquellos supuestos en que los signos utilizados en la configuración de la marca carecen de carácter distintivo, por no ser apropiados para cumplir la función esencial de identificar el origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos respecto de los de otras empresas. El subapartado segundo del motivo de casación denunciando la infracción del artículo 5.1 g) de la Ley 17/2001 tampoco puede ser acogido, puesto que la Sala de instancia ha realizado una interpretación adecuada de la prohibición absoluta de registro contemplada en la referida disposición legal, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos que puedan inducir al público a error (sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o del servicio).
Resumen: Sentencia congruente y suficientemente motivada. Marcas: la prohibición de registrar como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, generen un riesgo de confusión en el público -el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior-, conlleva que el juicio de los Tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, similitud, riesgo de confusión y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del Tribunal de casación. La falta de semejanza entre los respectivos conjuntos expresivos permite corroborar en casación el juicio de instancia que se basa, insistimos, en la "diferenciación" de los elementos denominativos y gráficos del nuevo signo respecto de los precedentes 'La Información' y 'Grupo la Información'.
