Resumen: El cómputo de la indemnización para el titular de la marca objeto de violación en el caso de que sean las conductas previstas en el art. 42.1 LM (responsabilidad objetiva), se inicia desde que estas comenzaron y no más allá de los cinco años anteriores a la reclamación (art. 45.2 LM). Tratándose de conductas del art. 42.2 LM (responsabilidad subjetiva), el cómputo se hace desde el requerimiento de cese al infractor o desde el momento en que se acredite su culpa o negligencia, la cual se presume si la marca infringida es notoria. Esto es, fuera de los casos de responsabilidad objetiva y salvo que se acredite la culpa o negligencia anterior al requerimiento, el infractor responde de los actos de infracción posteriores al requerimiento. En el caso, el titular de la marca requirió al infractor para que cesara, lo que es irrelevante en cuanto a la cuantificación de la indemnización porque fundó su pretensión en las conductas previstas en el art. 42.1 LM (art. 34.3 a) y f) LM). Tanto el juzgado como la Audiencia partieron de la existencia del requerimiento previo para justificar el cumplimiento del presupuesto de la acción de indemnización sobre la base de una improcedente interpretación del art. 42.2 LM y que hacía irrelevante la determinación del momento en que la conducta infractora era merecedora de la responsabilidad indemnizatoria.
Resumen: Desestimación de los recursos por infracción procesal y casación interpuestos frente a sentencia que dimana de un procedimiento en el que se interesaba la nulidad de patente y en reconvención se solicitó la limitación de la patente. La sentencia recurrida confirma la nulidad de la patente. La Sala tras rechazar el recurso por infracción procesal, examina el recurso de casación sobre la interpretación del art. 105.4 LP y considera que, de acuerdo con su dicción literal, lo que debe ser autorizado por el tribunal es la petición de limitación dirigida ante OEPM. El titular de la patente es quien debe recabar en el procedimiento judicial en el que se discute su validez la autorización del tribunal para instar la limitación ante la OEPM. La falta de esta autorización vicia de ineficacia la eventual decisión de la OEPM de aceptar la limitación. Y, en un caso como este, en que el tribunal que conoce del procedimiento sobre la validez de la patente tiene constancia de la publicación de una limitación de la patente acordada por la OEPM sin que ese tribunal lo haya autorizado, además de no tomar en consideración esa limitación de la patente en su enjuiciamiento sobre la nulidad de la patente, si confirma la nulidad de la patente, al acordar la cancelación registral de la patente puede extender esa cancelación a aquella limitación de la patente, que carece de eficacia. Y al pronunciarse en tal sentido en su sentencia no infringe las reglas de atribución de competencia.
Resumen: Demanda de caducidad por falta de uso de marca para productos de la clase 16ª (revista destinada al mercado inmobiliario); en la demanda se señala que las últimas publicaciones de la revista datan del año 2003 y que la demandada no ha hecho un uso real y efectivo durante cinco años en la forma establecida en la Ley de Marcas. La demandada manifestó que transfirió a la propia demandante su negocio, incluida la marca y sostuvo que esta viene siendo utilizada en Internet. La demanda fue desestimada en primera y segunda instancia; recurre en casación la demandante y la sala desestima el recurso. La sala declara que este caso tiene la particularidad de que, aunque la demandante no sea titular de la marca cuya caducidad pretende, la tiene transmitida a su favor por contrato de compraventa; y que de haberse cumplido ese contrato, la consecuencia lógica es que la marca se hubiera inscrito a nombre del adquirente, en cuanto que nuevo titular, pero ello no se ha llevado a cabo por discrepancias entre las partes sobre su cumplimiento y, sobre todo, porque según declara probado la Audiencia Provincial, la adquirente (demandante) no ha pagado el precio pactado en el contrato, que incluía todo el negocio. Así, si la adquirente no ha cumplido su obligación principal como compradora del negocio -el pago del precio-, constituye un fraude de ley que pretenda obtener la caducidad de la marca, máxime, cuando su uso depende de ella y no de la titular registral. Se desestima la casación.
Resumen: Auto de admisión. Propiedad industrial. Protección de marca notoria: determinación de presupuestos (Riesgo de confusión v. mera similitud de signos). Jurisprudencia comunitaria. Precedente: RCA 6308/2022, auto de 24 de noviembre de 2022.
Resumen: Recurso extraordinario por infracción procesal: alegación de cuestiones sobre la carga de la prueba y el error en la valoración de la prueba. Acción reivindicatoria de una marca o de un nombre comercial es diferente de la acción reivindicatoria de la propiedad (reivindicatoria impropia o sui generis); su estimación no tiene efectos ex tunc, pues quien acciona no es titular de un dominio sobre una marca registrada, sino que ostenta un mejor derecho sobre quien registró la marca con mala fe o fraude y los derechos propios del titular solo los tiene a partir de la inscripción de la sentencia estimatoria de la acción reivindicatoria (carácter constitutivo de la inscripción). Sin perjuicio del derecho reconocido a la marca notoriamente conocida, el registro de la marca es el que confiere el derecho de exclusiva, el ius prohibendi. Tras la estimación de la acción reivindicatoria, es un efecto legal la automática cancelación de las licencias, con independencia de la buena fe, y la inscripción de la titularidad. El nuevo titular pasa a ostentar los derechos de protección de la marca por actos infractores posteriores a la inscripción registral de la sentencia estimatoria de la reivindicación. Posibilidad de ejercitar otras acciones, contractuales o extracontractuales, para reclamar los perjuicios derivados de la connivencia del licenciatario con quien inscribió la marca de forma fraudulenta a su favor.
Resumen: la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en confirmar y actualizar o, si fuera necesario, rectificar el criterio sentado en las sentencias de 24 de septiembre de 2018 (RCA 5395/2017 y RCA 5647/2017) y de 4 de octubre de 2018 (RCA 6064/2017 ), en relación con los requisitos para que sea operativa la protección que confiere el artículo 8.1 LM en su redacción vigente, relativo a las marcas renombradas.
Resumen: La sentencia recurrida absolvió al administrador de la sociedad responsable de la infracción directa de los derechos de propiedad intelectual de la demandante por no apreciar infracción indirecta. Se estima el recurso de casación. Una vez firme la declaración judicial de que la actividad desarrollada por una sociedad al explotar un sitio web que ponía a disposición de cualquier persona los enlaces que permitían tener acceso a la visualización de partidos de fútbol respecto de los que la demandante tenía derechos de propiedad intelectual, constituía una infracción directa de esos derechos, en concreto los relativos al derecho de comunicación pública, se entiende que la actividad desarrollada por el socio único y administrador de esa sociedad, que gestionaba la web, constituye una infracción indirecta en la modalidad de tener interés directo en el resultado de la infracción y capacidad de control sobre la conducta infractora. Siendo socio único de la compañía, cuyos rendimientos más relevantes provienen del desarrollo de la conducta infractora, su interés económico es innegable, máxime cuando se ha constatado que el montante de los beneficios logrados oscilaba entre uno y dos millones de euros al año. Además, la condición de administrador único, en una sociedad que no tiene empleados, y el hecho de tener las claves de acceso son una manifestación clara de su capacidad de control sobre la conducta infractora.
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que concedió la marca solicitada también para las clases y servicios que habían sido denegados en vía administrativa, utilizando como principal argumento la fuerza identificadora del sufijo ".es" cuando se incorpora a un conjunto denominativo genérico. Estimación. El sufijo ".es" añadido a los vocablos que conforman una marca no les dota de fuerza identificativa alguna dado que constituye el dominio de país correspondiente a España que puede ser utilizado por todas las personas o entidades que tengan intereses o mantengan vínculos con España, siempre que reúnan los demás requisitos exigibles para la obtención de un nombre de dominio, pero que una vez asignado a un solicitante no otorga un derecho preferente para la obtención o utilización de un nombre de domino y tampoco su mera inclusión le otorga fuerza distintiva alguna respecto de otras marcas. Criterio del TJUE: ausencia de carácter distintivo del elemento ".com", distinción entre derechos basados en el registro de un nombre de dominio y los basados en un signo como marca comunitaria.
Resumen: Litigio entre universidades en pleito en el que se acumularon diversas acciones sobre marcas, todas desestimadas por la sentencia de segunda instancia. Revisión de la valoración probatoria: no comprende la valoración jurídica extraída de los hechos probados. Nulidad de la marca por registro con mala fe: debe tenerse en cuenta el contexto particular del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico. La causa de nulidad absoluta se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo. Inexistencia de mala fe: al tiempo de solicitarse los registros existía una coexistencia pacífica del signo UNIR con la de la demandante UNIRIOJA. Inexistencia de riesgo de confusión: la apreciación del juicio de confusión es un juicio de valor que corresponde al tribunal de instancia, aunque puede ser revisado en casación en la medida en que no se haya acomodado a las directrices marcadas por la jurisprudencia, incluyendo la del TJUE en la interpretación de la normativa aplicable. Falta de notoriedad de la denominación UNIRIOJA. Si la demandante pensaba que gozaba de un derecho preferente sobre esta denominación, no lo hizo valer, lo que contribuyó a la referida coexistencia pacífica entre la marca denominativa de la demandante "UNIRIOJA" y la marca denominativa de la demandada "UNIR".
Resumen: Infracción marcaria. Empleo de la marca de la demandante como adword para redirigir a un resultado adword que anuncia la red de franquicia de clínicas dentales de la demandada, precedido de la propia marca de la demandante. Los servicios ofertados por la demandada en su web (Vitaldent) a la que se remite el anuncio son idénticos a los ofertados por la demandante con su marca. Ha existido un uso de la marca no consentido por su titular para identificar servicios idénticos y este uso menoscaba la función indicadora del origen empresarial de los servicios ofertados. Resulta relevante, conforme a la doctrina del TJUE en Google France e Interflora, que la publicidad ofertada apenas permite al internauta medio determinar si los servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a este o si, por el contrario, proceden de un tercero. Interpretación de la regla de cuantificación del perjuicio ocasionado por la infracción marcaria del art. 43.5 LM. La cifra de negocio viene referida a todos los servicios ilícitamente marcados, en este caso todos los que en la instancia ha quedado acreditado que se anunciaban mediante la infracción de la marca de la demandante (implantes, ortodoncia, odontopediatría y estética dental), sin que proceda distinguir cuales fueron efectivamente prestados como fruto del anuncio y cuáles no.
