Resumen: Estima el recurso de casación y desestima el recurso contencioso-administrativo, confirmando la resolución de denegación de la marca solicitada, y ello por el carácter meramente descriptivo de cada uno de los elementos que componen el signo y de su conjunto, y su consiguiente falta de distintividad, en relación con los servicios para los cuales se trataba de registrar.
En interpretación del art. 5.1 c) Ley 17/2001, de Marcas, en relación con su art. 4, en el caso de registrar una marca compuesta por un conjunto o combinación de elementos: (i) La mera combinación de elementos individualmente descriptivos de los productos o servicios para los que se solicita el registro de una marca enumeradas en el art 5.1 c) LM incurre en la prohibición. Como excepción, dicha combinación puede no ser descriptiva siempre que goce de distintividad por crear una impresión suficientemente distante debido al carácter inusual de la combinación, a las alteraciones introducidas. (ii) La imposición legal de que los signos "se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios" para que se incurra en la prohibición, no hace referencia únicamente a los elementos denominativos, sino también a los elementos gráficos o figurativos que se incluyan; elementos gráficos o figurativos que no otorgan distintividad al conjunto por su mera existencia y que deberán ser analizados para observar su carácter descriptivo o no, y su efecto sobre el conjunto. (iii) Los sufijos identificativos del comercio electrónico, en particular, los nombres de dominio de nivel superior, carecen de fuerza distintiva para diferenciar una marca.
Resumen: Nulidad e infracción de marca. La sala desestima los recursos interpuestos contra la sentencia de apelación que había confirmado la desestimación de la demanda. En cuanto al juicio de confusión relativo a la acción de infracción marcaria, recuerda que como resulta de la jurisprudencia del TJUE la existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, lo que implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios para los que la marca de la demandante fue registrada y para los que la demandada utiliza el signo cuestionado: un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Ahora bien, el hecho de que los productos cubiertos por la marca de la demandante y el producto para el que la demandada usa el signo cuestionado sean muy similares o incluso idénticos no significa necesariamente que tal similitud o identidad haga irrelevantes las diferencias existentes entre los signos desde los puntos de vista visual, fonético y conceptual. En el caso, las diferencias entre la marca denominativa de la demandante y la marca figurativa utilizada por la demandada desde los puntos de vista fonético, gráfico, y conceptual son tan relevantes que excluyen el riesgo de confusión pese a la identidad de los productos. La conclusión es la misma en cuanto a la acción de nulidad. En relación con el aprovechamiento indebido de la marca Diesel por la demandada o si el uso por esta del signo cuestionado supone un perjuicio para la distintividad o el renombre de la marca, de la apreciación global de los factores pertinentes la sala concluye que ese aprovechamiento indebido que confiere una ventaja desleal no se ha producido. La sala no aprecia que exista evocación de la marca de la demandante porque aunque los productos marcados se encuadran en la misma clase del nomenclátor, tienen unas características muy diferentes de los amparados por la marca de la demandante y buscan un nicho de mercado también diferente.
Resumen: La demandante, titular de un nombre de dominio, interpuso una demanda en la que solicitaba que se tuviera por impugnada la resolución de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) que acordaba la cesión del nombre de dominio a la demandada, titular de una marca registrada con posterioridad, y se declarara que el uso por la demandante de dicho dominio no constituía una violación del derecho de la marca registrada por la demandada, de modo que la demandante no tuviera que transmitirle ese nombre de dominio. La demandada había acudido al procedimiento arbitral de la OMPI, sobre conflictos entre nombres de dominio y derechos de marca, y la decisión arbitral ordenó la transferencia del nombre de dominio a la titular de la marca, al haberse apreciado la infracción de los derechos de marca y el uso de mala fe, con fines comerciales, de aquel nombre de dominio. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación de la demandante. Declaró que el ius prohibendi propio de la marca alcanza incluso a signos como los nombres de dominio obtenidos con anterioridad a la concesión de la marca y que la demandante no podía ampararse en el límite previsto en el art. 37.b LM por concurrir circunstancias que suponían una objeción a la admisión de aquel uso leal encuadrable en el límite legal del derecho de marca. La demadante recurre por infracción procesal y en casación. La sala desestima los recursos. En lo que respecta al recurso extraordinario por infracción procesal, el primer motivo, porque las conclusiones probatorias sobre el contenido de la página web podían obtenerse mediante el examen del documento aportado en la contestación a la demanda y la recurrente no justificó indefensión material. El motivo segundo, porque, aunque sí hubo infracción procesal al no resolver la Audiencia Provincial las cuestiones sobre prescripción por tolerancia y anterioridad del dominio -pues no se trataba de pretensiones propiamente dichas, sino de argumentos empleados para fundar las pretensiones de la demanda, por lo que no era exigible solicitar el complemento de la sentencia de primera instancia para impugnar esa falta de respuesta a sus argumentos por parte del juzgado de lo Mercantil-, el motivo carece de efecto útil. Lo que prevé el art. 52.2 como prescripción o caducidad por tolerancia es un óbice a que el titular del derecho anterior pueda pedir la nulidad de la marca posterior u oponerse al uso de la misma. Pero aquí quien se opuso al uso del nombre de dominio fue el titular de una marca registrada posteriormente, por lo que se estaría en la situación inversa a la prevista en la primera parte del precepto. Además, el «derecho anterior» al que se refiere el precepto ha de ser uno de los previstos en los arts. 6, 7, 8 o 9.1 LM y la titularidad de un nombre de dominio no se encuentra entre ellos. En cuanto a la «anterioridad» del nombre de dominio respecto de la marca, la anterioridad del nombre de dominio no constituye limitación al ius prohibendi de la marca, salvo en el caso de rótulos de establecimiento. En el art. 37 LM no existe ninguna limitación consistente en que el titular de la marca haya de tolerar la existencia de nombres de dominio confusorios que hayan sido registrados con anterioridad. Si el titular del nombre de dominio no ejercita con éxito una acción reivindicatoria o una acción de nulidad (fundamentalmente, por registro de mala fe) contra el titular de la marca, este puede ejercitar el ius prohibendi respecto del nombre de dominio. En lo que respecta al recurso de casación, la sala aprecia el riesgo de confusión. La demandante ha utilizado como nombre de dominio un signo idéntico o prácticamente idéntico a las marcas de la demandada; y algunos de los servicios ofertados en la web a que corresponde el nombre de dominio no solo coinciden con algunos para los que está registrada la marca, sino que además tienen una estrecha relación con los que efectivamente se ofertan bajo la marca del demandado, de modo que existe riesgo de confusión o, cuanto menos, de asociación, porque el público puede creer que los servicios ofertados en la web son prestados por el titular de la marca o por una empresa vinculada con este.
Resumen: La recurrente en casación interpuso recurso jurisdiccional contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) que había denegado el registro de una marca, al considerar que existía riegos de confusión con la marca prioritaria. Durante la tramitación del procedimiento, la OEPM dictó resolución por la que estimaba la caducidad de la marca oponente. La Audiencia Provincial, respecto a la influencia en la resolución del caso de la declaración de caducidad de la marca oponente, consideró que el enjuiciamiento debía llevarse a cabo respecto de la situación existente al presentarse la demanda, sin que cupiera introducir hechos nuevos. Y en cuanto al fondo, apreció la incompatibilidad entre ambas marcas. La sala estima el recurso de casación. Recuerda que, como regla general, la litispendencia implica, conforme al art. 411 LEC, que los presupuestos de actuación de los tribunales quedan determinados en el momento de presentación de la demanda, por lo que son ineficaces las modificaciones que se produzcan con posterioridad, tanto respecto de los hechos como de la norma jurídica, pero el art. 413.1 LEC contempla una excepción a dicha regla en el caso de que la innovación prive definitivamente de interés legítimo las pretensiones que se hubieran deducido en la demanda o en la reconvención, por haber sido satisfechas extraprocesalmente o por cualquier otra causa. Para considerar concurrente la pérdida sobrevenida de interés legítimo en la obtención de la tutela judicial es preciso algo más que la pérdida de las cualidades que determinaban la legitimación cuando se entabló la relación jurídico-procesal. Ese plus ha de ponerse en relación con el abuso del proceso, y se producirá cuando no exista una explicación razonable sobre la ventaja o beneficio legítimo que supone su continuación. La sala concluye que, si se tiene en cuenta que las prohibiciones relativas de registro de la marca no se examinan de oficio por la OEPM y que la marca registrada ha perdido sus efectos legales desde la fecha de la solicitud de caducidad, que en este caso tuvo lugar cuando el proceso en única instancia estaba en trámite, estamos ante uno de los casos en que debe tenerse en cuenta esta circunstancia sobrevenida, en tanto que la oponente al registro de la marca de la demandante habría perdido el interés legítimo para dicha oposición, puesto que ya no sería titular de una marca prioritaria, y, con ello, había desaparecido el obstáculo para el registro de la marca solicitada.
Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto por INDITEX contra la sentencia dictada en única instancia por la Audiencia Provincial que confirmó la denegación del registro de una marca numérica con elementos gráficos en la OEPM. Con carácter previo, la sala delimita la naturaleza y funcionalidad del recurso de casación en esta materia. La sala razona que en la actualidad, en aplicación de las previsiones legislativas sobre la admisibilidad de las marcas numéricas, ya no se discute su aptitud abstracta para erigirse en objeto de un derecho marcario, sin perjuicio de que, por concurrir en el caso concreto alguna de las prohibiciones absolutas consistentes en la ausencia de distintividad o en la descripción del signo propuesto, aquella aptitud marcaria abstracta no pueda llegar a concretarse en un registro válido. Aquí adquiere especial relevancia la determinación de si la marca pretendida es o no arbitraria. En la ya citada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una marca es arbitraria cuando posee un significado propio que, sin embargo, no desempeña desde el punto de vista aplicativo función denotativa alguna, es decir, que carece tanto de carácter genérico (no indica el tipo de producto o servicio que va a distinguir) como de carácter descriptivo (tampoco alude a característica o cualidad alguna del producto o servicio). Es decir, la arbitrariedad añade o concede distintividad. En principio, tampoco es un obstáculo para el carácter distintivo la simplicidad de las cifras. La sala concluye que la Audiencia Provincial, implícitamente, se ha guiado por un criterio restringido de distintividad de las marcas numéricas que va más allá de lo previsto en la legislación comunitaria y nacional y en su interpretación por el Tribunal de Justicia. El signo pretendido combina una serie de cuatro números con una determinada grafía. A su vez, en la idea del solicitante, tales números se corresponden con las letras ZARA en el alfabeto anglosajón. Y como quiera que resulta notorio que la marca ZARA tiene gran significación dentro del grupo de empresas solicitante, no puede descartarse en absoluto que un consumidor medio identifique fácilmente los productos marcados con el signo numérico con su origen empresarial.
Resumen: El recurso trae causa de la impugnación de la denegación del registro de una marca denominativa en la OEPM por riesgo de confusión con diversos signos prioritarios registrados por una compañía mercantil. La sala desestima el recurso. Con carácter previo, realiza una serie de consideraciones generales sobre la naturaleza y funcionalidad del recurso de casación contra sentencias de Audiencias Provinciales en única instancia resolutorias de impugnaciones de resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Tras recordar su propia doctrina y la del TJUE relativa al registro de marcas con homonimia parcial en caso de utilización de nombres y apellidos, concluye que en este caso, todas las marcas confrontadas tienen en común un determinado apellido y designan los mismos productos (fundamentalmente, vinos). Como se trata de un apellido infrecuente, resulta por sí específicamente distintivo y aunque se introduzcan otras palabras o términos, no cabe descartar que la impresión de conjunto del consumidor sea la misma, por lo que la sentencia recurrida no se aparta de la jurisprudencia. En cuanto a la oponibilidad de actos jurídicos de transmisión de la marca frente a terceros de buena fe, la sala declara que el principio de publicidad material u oponibilidad recogido en el art. 46.3 LM no determina la validez de la marca salvo en caso de inscripción. Es decir, a diferencia de lo que sucede con el nacimiento de la marca (art. 2 LM) su transmisión y el otorgamiento de derechos sobre ella tienen lugar al margen del registro, puesto que su inscripción cumple la función de darles publicidad para garantizar su conocimiento por los terceros, pero ni les dota ni les priva de validez. En el caso, la sentencia recurrida negó que el recurrente fuese tercero de buena fe a los efectos del art. 46.3 LM, precepto que no puede ser interpretado aisladamente, sino que debe ser puesto en relación con el art. 47.1 LM, conforme al cual, salvo pacto en contrario o circunstancias excepcionales, la transmisión del conjunto de una empresa conlleva también la cesión de sus marcas.
Resumen: Recurso de casación contra una sentencia dictada en única instancia por una Audiencia Provincial sobre impugnación de resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). La Sala establece previamente las siguientes consideraciones generales en relación con el recurso de casación en esta materia: debe basarse en la infracción de una norma procesal o norma sustantiva y debe justificarse el interés casacional. Naturaleza y funcionalidad muy similares a las del recurso de casación ante el TJUE contra las sentencias del Tribunal General que revisan las resoluciones de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), bajo cuya inspiración, establece las siguientes pautas: a) el objeto del recurso de casación es la sentencia de la AP, no la resolución de la OEPM. b) El recurso de casación debe identificar con precisión el interés casacional, por ello, no basta con reiterar o reproducir las alegaciones ya formuladas ante la AP. c) Las cuestiones de derecho examinadas por la AP pueden volver a plantearse en el recurso de casación siempre que se impugne la interpretación o la aplicación del Derecho comunitario o nacional llevada a cabo por el tribunal provincial. d) El recurso de casación debe estar basado únicamente en la infracción de normas jurídicas -procesales o sustantivas-, con exclusión de cualquier apreciación de naturaleza exclusivamente fáctica. e) La revisión en casación ha de respetar, en principio, las valoraciones realizadas por los tribunales de instancia, salvo que no sigan la doctrina del TJUE y la jurisprudencia de esta Sala de manera manifiesta; y no corresponde a la Sala revisar el enjuiciamiento realizado en la instancia, para sustituirlo por otro, propio también de un tribunal de instancia, salvo que exista un claro interés casacional y alguna razón que lo justifique. En el presente caso, las actuaciones ante la AP se iniciaron mediante un escrito por el que se interponía recurso contra la resolución de la OEPM, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución que había denegado la concesión a la mercantil recurrente de una marca que aplicaba sobre un calzado deportivo por considerarla incompatible con las marcas oponentes, por riesgo de confusión. La AP concluyó que existía riesgo de confusión por la concurrencia de una triple coincidencia objetiva entre los signos enfrentados: similitud gráfica o visual, coincidencia posicional e identidad de los productos. En el recurso de casación, resumidamente, se alegaba que la sentencia recurrida se aparta de jurisprudencia de la Sala Tercera del TS, que determina que no se puede tener la exclusividad sobre una letra del alfabeto, salvo que presente una especial grafía. La Sala desestima el recurso. Razona que el motivo del recurso desenfoca la razón por la que la AP aprecia el riesgo de confusión ya advertido por la OEPM; que la apreciación de la AP es totalmente acorde con la jurisprudencia, tanto del TJUE como la suya propia, valorando la impresión global producida por el signo en su conjunto, en el contexto específico del producto al que se aplica; y que el juicio de confusión es un juicio de valor que corresponde primordialmente al tribunal de instancia, que única y excepcionalmente puede ser revisado en casación cuando no se acomode de forma relevante a las directrices marcadas por la jurisprudencia de la propia sala y por el TJUE.
Resumen: La sala delimita la naturaleza y funcionalidad del recurso de casación sobre esta materia, y establece que: a) el objeto del recurso de casación es la sentencia de la Audiencia Provincial, no la resolución de la OEPM, b) en el recurso se debe identificar con precisión el interés casacional, c) pueden volver a plantearse las cuestiones de derecho examinadas por la Audiencia Provincial, siempre que se impugne la interpretación o la aplicación del Derecho comunitario o nacional llevada a cabo por el tribunal provincial, d) el recurso de casación se limita a cuestiones de derecho, debe estar basado únicamente en la infracción de normas jurídicas procesales o sustantivas, con exclusión de cualquier apreciación de naturaleza exclusivamente fáctica, e) la revisión en casación ha de respetar, en principio, las valoraciones realizadas por los tribunales de instancia, salvo que no sigan la doctrina del TJUE y la jurisprudencia de esta sala de manera manifiesta. Sobre el fondo, la sala desestima el recurso de casación. Con relación a la distintividad, considera que la Audiencia Provincial ha aplicado correctamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de la sala. La protección registral de la representación de un producto que únicamente contiene los elementos habituales de los de su especie supondría el otorgamiento de un privilegio monopolístico a una empresa sobre las competidoras sobre un determinado tipo de producto. Consecuencia no admitida en nuestro ordenamiento jurídico. Y con relación al principio de continuidad registral, la sala concluye que no cabe su aplicación porque no existen marcas intermedias que se opongan al registro, dicho principio es ajeno al examen de distintividad y, por último, ni siquiera puede hablarse de continuidad cuando las marcas anteriores son completamente diferentes.
Resumen: Infracción de marcas nacionales y de la UE que consiste en o contienen la denominación "Persimon", para designar una variedad de caquis. Desestimada la demanda en primera instancia, la Audiencia estima parcialmente el recurso en apelación. Contra esta sentencia interpone la demandante recurso extraordinario por infracción procesal y de casación y la Sala estima el recurso de casación. Considera la Sala que, acreditado que con el término "Persimon" se conoce una variedad de caquis, su empleo por la demandada en una campaña publicitaria y en las etiquetas de caquis de esta variedad, cumple una función de identificación y descripción de los caquis que se comercializan, habiendo sido realizada de acuerdo con las practicas leales, pues además de que los caquis a los que se añade la etiqueta son de esta variedad, la manera en que aparece la denominación "Persimon", junto con la marca de la demandada, contribuye a pensar que no se persigue generar un riesgo de confusión en relación con los caquis de esta variedad de la denominación de origen de la demandante, cuyas marcas ha quedado acreditado que no son renombradas ni notorias. Por todo ello, los usos realizados pueden ser incluidos dentro del límite al derecho de marca previsto tanto en el art. 14.1.b) del Reglamento de la Marca de la UE como del art. 37 b) LM. En su consecuencia, la Sala estima el motivo de recurso de casación, revocando la sentencia de apelación y confirmando la de primera instancia.
Resumen: Agotamiento del derecho de marca. Consentimiento para la comercialización de los productos en el EEE: para apreciar el consentimiento tácito deben concurrir determinados elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores de los que poder inferirlo. En el caso, no constan tales elementos o circunstancias, sino que, lo que medió fue un requerimiento de Barceló a la recurrente para que comprobara la regularidad de las comercializaciones que estaba llevando a cabo; además, no hay constancia en el procedimiento de que la titular de las marcas consintiera en modo alguno la comercialización de botellas de ron procedentes, en su caso, del EEE. Para apreciar el consentimiento tácito o implícito los elementos a tomar en consideración deben revelar con certeza la renuncia del titular de la marca a oponer su derecho de exclusiva; y aquí no se produce esa certeza. Ante la necesidad de probar el agotamiento del derecho de marca debe distinguirse según se conozca el lugar de la primera comercialización o no se tenga tal conocimiento, porque de ello depende la distribución de la carga de la prueba. Si la primera comercialización no se conoce y existe riesgo de compartimentación del mercado, será el titular y no el importador paralelo el que deba probar si el derecho está o no agotado. Por el contrario, si desde el inicio es conocido que el producto se ha comercializado por primera vez fuera del EEE y el titular de la marca puede probarlo, existe una presunción de que el titular no ha consentido la posterior entrada de los productos en el mercado europeo. Por tanto, deberá ser el importador paralelo el que pruebe el consentimiento del titular de la marca para que dichos productos se vendieran en el EEE. La jurisprudencia del TJUE relativa al principio del agotamiento del derecho de marca pretende conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca, por una parte, y los de la libre circulación de mercancías en el mercado interior, por otra. En consecuencia, no puede haber vulneración del art 101 TFUE si una restricción de competencia tiene su fundamento en un supuesto previsto en el propio TFUE, como es la protección de la propiedad industrial, en este caso, el derecho de marcas. Por ello, el Tribunal de Justicia ha interrelacionado estos dos órdenes de disposiciones, al declarar que la institución del agotamiento es el instrumento que elimina la contradicción más flagrante entre los derechos de exclusiva y de libre circulación. El ejercicio por el titular de la marca de las acciones civiles y penales que le confiere el ordenamiento jurídico para la protección de los derechos inherentes a dicha titularidad no puede entenderse como una restricción a la libre competencia, que, debe conciliarse con la protección de la propiedad industrial.
