Resumen: Familia o serie de marcas: en el caso, por la intensidad del uso realizado de los nueve signos de los demandantes, aunque identifiquen dos centros comerciales, se considera suficiente para apreciar a los efectos del juicio de confusión que se trata de una familia de marcas, y que el signo de la demandada, en atención a los servicios a los que se aplica, que coincide exactamente con los mismos de las marcas de las demandantes, genera un riesgo de confusión. Aunque las marcas de las demandantes en las que se incluye las denominaciones La Roca Village y Las Rozas Village se componen de dos elementos con escaso carácter distintivo, pues las referencias geográficas añadidas en cada caso al termino «Village», en principio, intrínsecamente no aportarían gran distintividad a la marca, el uso de esas marcas les ha reportado un fuerte carácter distintivo por la notoriedad de que gozan entre el público. Y esto es lo esencial: la notoriedad de esas marcas, que por su estructura y uso pueda hablarse de una serie o familia de marcas, y que el signo denominativo empleado por la demandada, aplicado a los mismos servicios, reproduzca la misma estructura, con la coincidencia del elemento Village, que ha adquirido gran distintividad aplicado a ese tipo de servicios (grandes centros comerciales de outlet), han contribuido a apreciar el riesgo de confusión para un consumidor medio respecto del origen empresarial de estos centros comerciales, al dar a entender que si no es común, al menos existe.
Resumen: Acciones basadas en la infracción de un marca UE. La demandada se opuso a la demanda y anunció que iba a interponer una demanda de nulidad de la marca del demandante ante la oficina europea (EUIPO). En la audiencia previa del procedimiento de infracción marcaria, la demandada presentó una copia de la petición de nulidad de la marca presentada ante el EUIPO, pero no solicitó la suspensión del procedimiento de infracción marcaria. En primera instancia se estimó sustancialmente la demanda de infracción marcaria. La sentencia fue recurrida en apelación y durante su tramitación la demandada-apelante aportó la Decisión de la División de Anulación de la EUIPO de 28 de mayo de 2020 que declaraba la nulidad absoluta de la marca de la demandante. La Audiencia consideró que al no ser firme la Decisión de anulación, no podía incidir en la resolución del recurso y desestimó el recurso de apelación al apreciar la infracción. La demandada formula recurso por infracción procesal y casación. La sala estima el recurso por infracción procesal. Interpreta el art. 132 del Reglamento sobre marca de la UE y considera que el tribunal de la marca de la UE que conoce de la demanda de infracción, si le consta que se ha pedido la nulidad de la marca que se invoca infringida, debe suspender de oficio el procedimiento antes de dictar sentencia. Se remiten los autos a la Audiencia para que mantenga en suspenso el fallo hasta la firmeza del procedimiento de nulidad de la marca.
Resumen: Estima el recurso de casación que versa sobre la interpretación del riesgo de asociación con las marcas renombradas, citando al efecto jurisprudencia del TS sobre la materia, señalando que la protección de las marcas renombradas, tras la modificación operada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, es, en esencia, coincidente con la protección que se confería a las marcas notorias, pero prescindiendo de la conexión entre los productos y servicios de las marcas enfrentadas, y así a efectos de apreciar la existencia de ese vínculo entre las marcas en conflicto procede tener en cuenta la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior. Por ello cobra especial importancia la difusión, poderío y penetración en el mercado y en la sociedad de la marca renombrada, máxime si ambas marcas van a desplegar su actividad en el mismo ámbito aplicativo o comercial. Afirma que el vocablo "Real" no es un elemento diferenciador que disipe todo riesgo de asociación o vinculación con las marcas renombradas, pues, al margen de que no es exigible un riesgo de confusión tan estricto, debe añadirse que también en el caso de las marcas renombradas opuestas junto con el término Real Madrid se añade Club de Futbol o las iniciales CF puede hacer pensar que se trata de productos procedentes de un mismo origen empresarial aprovechándose así de su reputación. El escudo, y disposición de las letras CFF dentro del mismo, rememora el escudo del Madrid.
Resumen: Infracción de una marca renombrada: promoción en la que uno de los premios del sorteo en que se participaba con la adquisición del servicio ofertado por la demandada, era una tarjeta regalo por valor de 1.000 euros de ZARA. En el caso se infringe la jurisprudencia sobre el alcance de protección de la marca renombrada, sin que la conducta pudiera ampararse por una limitación del uso descriptivo de la marca del art. 37 LM, en la redacción aplicable al caso, que es la anterior a la reforma introducida por el Real Decreto ley 23/2018, de 21 de diciembre, y que determinaba el límite de un uso de la marca en el tráfico económico realizado por un tercero, conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, solamente cuando tal uso de la marca sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por ese tercero. En la medida en que el uso que la demandada hacía de la marca ZARA no respondía a esta función, no estaba amparado por el reseñado límite del derecho de marca. Regalía hipotética: juicio hipotético cuya finalidad no es ajustarse al importe exacto que hubiera podido cobrar el titular de la marca por conceder la licencia, sino indemnizar con una cantidad que cubra esa suma calculada estimativamente. El perjuicio al prestigio de la marca debe justificarse.
Resumen: Infracción de la marca denominativa de la UE "Pasapalabra". La sentencia de primera instancia estimó la demanda de ITV y condenó a Mediaset a pagar una indemnización. La AP modificó los criterios del cálculo de la indemnización. La sala estima el recurso de casación de Mediaset. Razona que, aunque la conducta infractora ocasionó un daño susceptible de ser indemnizado por cualquiera de los criterios previstos en el art. 43 LM, en este caso la reparación del daño ya estaba cubierta por la indemnización concedida en un primer pleito. En ese pleito la misma entidad invocaba, por los mismos hechos (uso sin autorización de la denominación "Pasapalabra" para identificar un programa de TV y en el merchandising), la infracción de los derechos de propiedad intelectual que tenía sobre el título del programa. Considera que, en un caso como este, en que la misma conducta infringía el derecho de propiedad intelectual de ITV sobre la denominación "Pasapalabra", por su uso sin autorización, y los derechos sobre la marca denominativa "Pasapalabra", y el daño patrimonial denunciado no dejaba de ser el mismo, una vez estimada la pretensión indemnizatoria al amparo de los derechos de propiedad intelectual, en que se optó por el criterio del beneficio obtenido por el infractor, no cabía reiterar más tarde una condena indemnizatoria del mismo "daño" al amparo del derecho de marca, aunque se hubiera acudido a otro criterio (el de la regalía hipotética). La sala desestima el recurso de ITV.
Resumen: Se estima el recurso de casación en el que las marcas opuestas tienen un elemento común y característico, el término "Madrid" y la referencia denominativa y/o gráfica a ser un "Club de Futbol" se constituye como un elemento distintivo de las mismas para identificar una categoría de actividades deportivas relacionadas con el deporte del futbol en el que las marcas opuestas gozan de una reputación y difusión entre los consumidores, por lo que la inclusión de ese mismo término en la marca solicitante evoca las preexistentes y puede inducir al consumidor a vincularla con los servicios amparados por la marca renombrada prioritaria. El vocablo "Real" no es un elemento diferenciador que disipe todo riesgo de asociación o vinculación con las marcas renombradas, pues al margen de que no es exigible un riesgo de confusión tan estricto, debe añadirse que también en el caso de las marcas renombradas opuestas junto con el término Real Madrid se añade Club de Futbol o las iniciales CF puede hacer pensar que se trata de productos procedentes de un mismo origen empresarial aprovechándose así de su reputación. El escudo, y disposición de las letras CFF dentro del mismo, rememora el escudo del Madrid. Sin que el hecho de que la marca solicitante se refiera a un club de futbol femenino sea un elemento distintivo ni impida el riesgo de asociación, pues, al contrario, parece ser el signo distintivo del equipo femenino de futbol del Real Madrid.
Resumen: Infracción de los derechos de marca. Efecto prejudicial de lo resuelto en un pleito anterior por el Juzgado Mercantil n.º 8 de Barcelona y ratificado por este tribunal en la sentencia. En aquel procedimiento seguido en Barcelona frente a Red Paralela S.L. y Paralela BCN, S.L. respecto de las botellas de tónica Schweppes importadas de UK y comercializadas luego en España entre 2009-2014, se han desestimado las acciones de infracción marcaria ejercitadas por Schweppes, S.A., licenciataria de las marcas españolas 171.232 (meramente denominativa "Schweppes") y 2.907.078 (mixta con la denominación "Schweppes"), porque respecto de esas botellas, ha habido un agotamiento de los derechos de marca, ya que tras la fragmentación de la marca Schweppes en los países del EEE, la titular de la marca en España había realizado una conducta tendente a reforzar la imagen de marca global y única, con la consiguiente confusión entre el público relevante sobre el origen empresarial de los productos identificados con la marca. De tal forma que el previo pronunciamiento, ahora firme, que ha desestimado las acciones de infracción frente a Red Paralela por agotamiento de los derechos de marca respecto de las botellas de Scheppes provenientes de UK y comercializadas en España, produce un efecto prejudicial en el presente caso, pues parte de esas botellas son las que se vendieron a Pigazos, S.L. y respecto de cuya comercialización posterior se ejercitaba la acción de infracción marcaria.
Resumen: Schweppes, S.A. interpuso una demanda contra Red Paralela, S.L. y Red Paralela BCN, S.L. por infracción de las dos reseñadas marcas nacionales al comercializar productos signados adquiridos en Reino Unido por Coca-Cola (titular allí de la marca) . Las demandadas se opusieron y reconvinieron ejercitando acciones de competencia desleal. La sentencia de primera instancia, tras planteamiento de cuestión prejudicial, desestimó demanda y reconvención, pero la audiencia la revocó y estimó la demanda. Recurren en casación las demandadas y la sala estima su recurso. Sobre la base de la STJUE de 20 de diciembre de 2017 y tras una nueva valoración jurídica de las cuestiones planteadas en el recurso, la sala concluye que existen numerosos indicios que son relevantes y permiten alcanzar la conclusión de que, tras la fragmentación de la marca Schweppes en el año 1999, Schweppes International Limited, titular de las marcas en España, había seguido promoviendo de forma activa y deliberada la apariencia o imagen de una marca global y única Schweppes de la que es titular Coca- Cola para otros Estados como Reino Unido, de la que se adquirieron los productos comercializados por las demandadas produciéndose así el agotamiento. La estimación de la casación deja sin efecto la sentencia de apelación y confirma la sentencia de primera instancia desestimatoria de la demanda.
Resumen: Demanda de infracción marcaria y actos de competencia desleal por uso de marca figurativa tridimensional que consiste en la forma de un botella de sidra. Desestimada la demanda de primera instancia, la Audiencia Provincial confirma en apelación la sentencia. La Sala Primera, con estimación del recurso de casación, concluye que no concurre en el caso la causa de nulidad consistente en la concurrencia de la prohibición absoluta del art. 5.1.e) LM, segundo inciso (que el signo distintivo consista exclusivamente en "la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico"). Pues, en el caso, las características de la botella si bien no dejan de cumplir una función técnica, (contener la sidra natural y facilitar su escanciado), esta no es la causa perseguida por el titular de la marca al configurar la forma registrada como marca tridimensional y tampoco el valor o las características que buscan los consumidores al adquirirla, sino que les sirve para identificar el origen del producto, una sidra natural producida en Asturias. Esto es, lo que prima es la impresión de conjunto de las referidas características que imprimen el aspecto singular de la botella tradicionalmente usada en Asturias y no tanto la función técnica de los elementos característicos de la forma. En consecuencia, procede estimar la demanda desestimando las infracciones de competencia desleal invocadas al ser una mera duplicación de la protección reconocida por la normativa marcaria.
Resumen: La cuestión litigiosa que se plantea en este recurso es la de determinar si la modificación de la LM operada por el RD-Ley 23/2018, que suprime el apartado 3 del art. 5 Ley de Marcas, incide en la interpretación que se ha de realizar del artículo 5.1.c) LM, y, en particular, si el término "exclusivamente" debe ser interpretado de forma estricta. Planteada la controversia en estos términos y habiéndose invocado la presunción de interés casacional objetiva del artículo 88.3.a) LJCA a fin de matizar, precisar o concretar la jurisprudencia existente, lo suscitado en este recurso no carece manifiestamente de interés casacional. En el caso de autos, si bien a la conjunción de palabras "maquinasonline" se añade ".com", lo que se cuestiona no es específicamente si es dicho añadido el que confiere carácter distintivo a la marca. De modo que resulta conveniente un nuevo pronunciamiento de esta Sala a fin de reforzar, completar o matizar la jurisprudencia de esta Sala a fin de interpretar el alcance de la noción de distintividad del artículo 4 LM en relación con la prohibición absoluta del artículo 5.1.c) LM respecto del acceso al registro de aquellas marcas en cuyo elemento denominativo se contienen términos referidos a la naturaleza, característica o especie de los servicios reivindicados y, particularmente, cuando incluyen términos identificativos del comercio electrónico; así como a fin de definir el concepto y alcance del adverbio "exclusivamente" a que se refiere el art. 5.1.c) LM
