Resumen: Recurso de casación contra una sentencia dictada en única instancia por una Audiencia Provincial sobre impugnación de resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). La Sala establece previamente las siguientes consideraciones generales en relación con el recurso de casación en esta materia: debe basarse en la infracción de una norma procesal o norma sustantiva y debe justificarse el interés casacional. Naturaleza y funcionalidad muy similares a las del recurso de casación ante el TJUE contra las sentencias del Tribunal General que revisan las resoluciones de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), bajo cuya inspiración, establece las siguientes pautas: a) el objeto del recurso de casación es la sentencia de la AP, no la resolución de la OEPM. b) El recurso de casación debe identificar con precisión el interés casacional, por ello, no basta con reiterar o reproducir las alegaciones ya formuladas ante la AP. c) Las cuestiones de derecho examinadas por la AP pueden volver a plantearse en el recurso de casación siempre que se impugne la interpretación o la aplicación del Derecho comunitario o nacional llevada a cabo por el tribunal provincial. d) El recurso de casación debe estar basado únicamente en la infracción de normas jurídicas -procesales o sustantivas-, con exclusión de cualquier apreciación de naturaleza exclusivamente fáctica. e) La revisión en casación ha de respetar, en principio, las valoraciones realizadas por los tribunales de instancia, salvo que no sigan la doctrina del TJUE y la jurisprudencia de esta Sala de manera manifiesta; y no corresponde a la Sala revisar el enjuiciamiento realizado en la instancia, para sustituirlo por otro, propio también de un tribunal de instancia, salvo que exista un claro interés casacional y alguna razón que lo justifique. En el presente caso, las actuaciones ante la AP se iniciaron mediante un escrito por el que se interponía recurso contra la resolución de la OEPM, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución que había denegado la concesión a la mercantil recurrente de una marca que aplicaba sobre un calzado deportivo por considerarla incompatible con las marcas oponentes, por riesgo de confusión. La AP concluyó que existía riesgo de confusión por la concurrencia de una triple coincidencia objetiva entre los signos enfrentados: similitud gráfica o visual, coincidencia posicional e identidad de los productos. En el recurso de casación, resumidamente, se alegaba que la sentencia recurrida se aparta de jurisprudencia de la Sala Tercera del TS, que determina que no se puede tener la exclusividad sobre una letra del alfabeto, salvo que presente una especial grafía. La Sala desestima el recurso. Razona que el motivo del recurso desenfoca la razón por la que la AP aprecia el riesgo de confusión ya advertido por la OEPM; que la apreciación de la AP es totalmente acorde con la jurisprudencia, tanto del TJUE como la suya propia, valorando la impresión global producida por el signo en su conjunto, en el contexto específico del producto al que se aplica; y que el juicio de confusión es un juicio de valor que corresponde primordialmente al tribunal de instancia, que única y excepcionalmente puede ser revisado en casación cuando no se acomode de forma relevante a las directrices marcadas por la jurisprudencia de la propia sala y por el TJUE.
Resumen: La sala delimita la naturaleza y funcionalidad del recurso de casación sobre esta materia, y establece que: a) el objeto del recurso de casación es la sentencia de la Audiencia Provincial, no la resolución de la OEPM, b) en el recurso se debe identificar con precisión el interés casacional, c) pueden volver a plantearse las cuestiones de derecho examinadas por la Audiencia Provincial, siempre que se impugne la interpretación o la aplicación del Derecho comunitario o nacional llevada a cabo por el tribunal provincial, d) el recurso de casación se limita a cuestiones de derecho, debe estar basado únicamente en la infracción de normas jurídicas procesales o sustantivas, con exclusión de cualquier apreciación de naturaleza exclusivamente fáctica, e) la revisión en casación ha de respetar, en principio, las valoraciones realizadas por los tribunales de instancia, salvo que no sigan la doctrina del TJUE y la jurisprudencia de esta sala de manera manifiesta. Sobre el fondo, la sala desestima el recurso de casación. Con relación a la distintividad, considera que la Audiencia Provincial ha aplicado correctamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de la sala. La protección registral de la representación de un producto que únicamente contiene los elementos habituales de los de su especie supondría el otorgamiento de un privilegio monopolístico a una empresa sobre las competidoras sobre un determinado tipo de producto. Consecuencia no admitida en nuestro ordenamiento jurídico. Y con relación al principio de continuidad registral, la sala concluye que no cabe su aplicación porque no existen marcas intermedias que se opongan al registro, dicho principio es ajeno al examen de distintividad y, por último, ni siquiera puede hablarse de continuidad cuando las marcas anteriores son completamente diferentes.
Resumen: Infracción de marcas nacionales y de la UE que consiste en o contienen la denominación "Persimon", para designar una variedad de caquis. Desestimada la demanda en primera instancia, la Audiencia estima parcialmente el recurso en apelación. Contra esta sentencia interpone la demandante recurso extraordinario por infracción procesal y de casación y la Sala estima el recurso de casación. Considera la Sala que, acreditado que con el término "Persimon" se conoce una variedad de caquis, su empleo por la demandada en una campaña publicitaria y en las etiquetas de caquis de esta variedad, cumple una función de identificación y descripción de los caquis que se comercializan, habiendo sido realizada de acuerdo con las practicas leales, pues además de que los caquis a los que se añade la etiqueta son de esta variedad, la manera en que aparece la denominación "Persimon", junto con la marca de la demandada, contribuye a pensar que no se persigue generar un riesgo de confusión en relación con los caquis de esta variedad de la denominación de origen de la demandante, cuyas marcas ha quedado acreditado que no son renombradas ni notorias. Por todo ello, los usos realizados pueden ser incluidos dentro del límite al derecho de marca previsto tanto en el art. 14.1.b) del Reglamento de la Marca de la UE como del art. 37 b) LM. En su consecuencia, la Sala estima el motivo de recurso de casación, revocando la sentencia de apelación y confirmando la de primera instancia.
Resumen: Agotamiento del derecho de marca. Consentimiento para la comercialización de los productos en el EEE: para apreciar el consentimiento tácito deben concurrir determinados elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores de los que poder inferirlo. En el caso, no constan tales elementos o circunstancias, sino que, lo que medió fue un requerimiento de Barceló a la recurrente para que comprobara la regularidad de las comercializaciones que estaba llevando a cabo; además, no hay constancia en el procedimiento de que la titular de las marcas consintiera en modo alguno la comercialización de botellas de ron procedentes, en su caso, del EEE. Para apreciar el consentimiento tácito o implícito los elementos a tomar en consideración deben revelar con certeza la renuncia del titular de la marca a oponer su derecho de exclusiva; y aquí no se produce esa certeza. Ante la necesidad de probar el agotamiento del derecho de marca debe distinguirse según se conozca el lugar de la primera comercialización o no se tenga tal conocimiento, porque de ello depende la distribución de la carga de la prueba. Si la primera comercialización no se conoce y existe riesgo de compartimentación del mercado, será el titular y no el importador paralelo el que deba probar si el derecho está o no agotado. Por el contrario, si desde el inicio es conocido que el producto se ha comercializado por primera vez fuera del EEE y el titular de la marca puede probarlo, existe una presunción de que el titular no ha consentido la posterior entrada de los productos en el mercado europeo. Por tanto, deberá ser el importador paralelo el que pruebe el consentimiento del titular de la marca para que dichos productos se vendieran en el EEE. La jurisprudencia del TJUE relativa al principio del agotamiento del derecho de marca pretende conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca, por una parte, y los de la libre circulación de mercancías en el mercado interior, por otra. En consecuencia, no puede haber vulneración del art 101 TFUE si una restricción de competencia tiene su fundamento en un supuesto previsto en el propio TFUE, como es la protección de la propiedad industrial, en este caso, el derecho de marcas. Por ello, el Tribunal de Justicia ha interrelacionado estos dos órdenes de disposiciones, al declarar que la institución del agotamiento es el instrumento que elimina la contradicción más flagrante entre los derechos de exclusiva y de libre circulación. El ejercicio por el titular de la marca de las acciones civiles y penales que le confiere el ordenamiento jurídico para la protección de los derechos inherentes a dicha titularidad no puede entenderse como una restricción a la libre competencia, que, debe conciliarse con la protección de la propiedad industrial.
Resumen: Asunto C-392/25, Bodegas Sanviver. Vía procedimental que dispone el demandado para impugnar la validez de la marca que fundamenta la acción de violación. Impugnación de la validez de la marca del demandante mediante una demanda reconvencional en un procedimiento de infracción marcaria. En el litigio que se plantea entre VEGA SICILIA, titular de la marca de la Unión Europea (MUE) "UNICO" para vinos, y SANVIVER, que comercializaba un vermut bajo el signo "ÚNICO" se ejercita una acción por violación de la marca. La demandada SANVIVER contestó negando la infracción y además presentó una solicitud de nulidad de la marca ante la EUIPO. La sentencia de primera instancia estimó la infracción y en apelación, SANVIVER aportó la decisión de la EUIPO que anulaba la marca, pero el tribunal confirmó la sentencia de primera instancia, considerando que la falta de firmeza de la decisión de nulidad no condicionaba la resolución, pues la presunción de validez de la marca se mantiene salvo que se impugne mediante demanda reconvencional ante el tribunal de marcas. Interpuesto recurso de casación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo se admite en parte el recurso y se deja sin efecto la sentencia de apelación, con la suspensión del procedimiento hasta que la resolución de nulidad fuera firme. La Audiencia que recibe el procedimiento plantea cuestión prejudicial y pregunta al TJUE si el demandado, una vez iniciado el procedimiento de infracción, puede presentar solicitud de nulidad o caducidad ante la EUIPO con efecto suspensivo, cuando podría haber presentado demanda reconvencional ante el tribunal de marcas. El tribunal analiza que la normativa prevé dos vías para solicitar nulidad o caducidad: demanda reconvencional ante el tribunal o solicitud ante la EUIPO, ambas con efectos erga omnes. Sin embargo, duda si la única vía válida tras iniciado el procedimiento judicial es la demanda reconvencional, pues considera que la suspensión del procedimiento judicial solo procede si la solicitud ante la EUIPO se presentó antes del inicio del proceso judicial. La demanda reconvencional evita procedimientos paralelos y dilaciones, garantizando economía procesal y evitando resoluciones contradictorias, conforme a la jurisprudencia del TJUE. Se invocan los derechos fundamentales a la propiedad intelectual, buena administración y tutela judicial efectiva en apoyo de esta interpretación. Se plantean al TJUE tres cuestiones prejudiciales sobre la posibilidad y efectos de la solicitud de nulidad o caducidad ante la EUIPO una vez iniciado el procedimiento judicial de infracción, y el momento procesal en que podría presentarse.
Resumen: Estima el recurso de casación presentado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro, lo que lleva a la anulación de la sentencia que permitía el registro de la marca Toro Bravo para vinos. El Tribunal Supremo establece una doctrina sobre la protección reforzada de las denominaciones de origen, subrayando que el significado múltiple de un término como "toro" no impide que su uso en una marca pueda evocar de manera indebida una D.O. protegida. Se enfatiza que es fundamental considerar la percepción del consumidor medio europeo, no solo la del español, y que la evocación se da incluso sin confusión o error. En este caso, el término "toro" es el elemento principal de la marca solicitante y coincide con la D.O. Toro, lo que podría llevar al consumidor a asociar el producto con dicha denominación, aprovechando su reputación. La Sala concluye que el consumidor medio europeo no necesariamente sabe que la D.O. Toro se refiere a una localidad y no al animal, por lo que la marca "Toro Bravo" incurre en una evocación prohibida según la normativa nacional y europea. Se establece jurisprudencia sobre la importancia de la evocación, la perspectiva del consumidor europeo y la necesidad de proteger el prestigio y la inversión de los productores respaldados por denominaciones de origen frente a usos que puedan beneficiarse de su reputación sin cumplir con los requisitos establecidos.
Resumen: Desestima el recurso y confirma la sentencia que estimó la demanda y declaró la nulidad de una marca española por mala fe en su registro. Tras destacar los antecedentes del caso y la anulación de la misma marca por la OEPM, recuerda que el concepto de "mala fe" presupone una actitud o una intención fraudulenta, a efectos de su interpretación debe tenerse en cuenta el contexto particular del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico. En este sentido, las normas de la Unión en materia de marcas tienen por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia, basándose la nulidad en la intención de obtener un fin diferente a los que corresponden a la función de la marca. La mala fe debe de concurrir en el momento de presentación de la solicitud del registro de la marca, apreciándose globalmente en atención a todos los factores concurrentes. En este caso, la pretensión al registrar no era otra que aprovecharse de la fama mundial como futbolista del titular de diversas marcas europeas, con clara intención de bloqueo y obstaculización, en perjuicio de la proyección comercial del nombre del actor.
Resumen: Munich y Berneda interpusieron una demanda contra J.J. Ballvé para que, resumidamente, se declarase que el uso de sus marcas por la demandada constituía una lesión de los derechos de marca de Munich que le ha causado daños y perjuicios; que dicho uso era constitutivo de actos de competencia desleal; y que además la solicitud de la marca comunitaria número 13857636 en clase 28 se había realizado de mala fe por la demandada. Solicitó que se diera lugar a tales declaraciones y que se condenara a la demandada al cese de sus actos infractores y a la indemnización de los daños y perjuicios. La demanda fue desestimada íntegramente en segunda instancia y recurren en casación las demandantes. Examen conjunto de los dos primeros motivos, por referirse a la protección de la marca de renombre y su infracción. Admisión. Entre la demanda y la sentencia de primera instancia se promulgó el RDL 23/2018 de transposición de la Directiva 2015/2436, por lo que debe estarse a la normativa vigente a fecha de la demanda. La cuestión nuclear que plantea el recurso de casación es si, pese a que la Audiencia Provincial reconoce la notoriedad de una marca de las demandantes para un concreto sector comercial -el del calzado deportivo-, contradice la ley y la jurisprudencia al exigir que la marca posterior genere riesgo de confusión con otros productos diferentes, cuando la notoriedad excluiría tal requisito. En la protección especial de las marcas notorias o renombradas se exige la identidad o similitud entre los signos, pero no se requiere la similitud entre productos o servicios, sino que es suficiente con que el grado de similitud entre el signo y la marca notoria tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca. Aunque no se requiere un riesgo de confusión, sí que debe poder apreciarse que el público pueda evocar la marca notoria al percibir la posterior, o en palabras de la STJ Intel, «basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca». Cuando la sentencia recurrida señala que no existe riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación del signo registrado ya que no hay riesgo de confusión o de asociación sobre el origen empresarial de los signos, lo que quiere decir es que entre los signos comparados no se produce ese necesario vínculo evocativo, al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria para que operen los arts. 8.1 y 34.2 c) LM. Es decir, cuando la Audiencia Provincial se refiere al riesgo de confusión no lo hace en el sentido de que haya posibilidad de que una marca sea tomada por otra (riesgo de confusión exigido por el artículo 6.1 LM), sino a la posibilidad de que los signos puedan ser asociados, es decir, vinculados respecto a su origen empresarial, y que exista entre los signos el vínculo al que hace alusión la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de esta sala. Protección reforzada de la marca notoria. Evocación. El tercer motivo incurre en petición de principio al basarse en que la marca a que se refiere el recurso tiene gran fuerza distintiva, lo que no se ha probado, y precisamente porque no la tiene, resulta más improbable que pueda producirse el efecto evocador que permitiría extender el monopolio de la grafía del signo a otros productos distintos de las zapatillas deportivas, como palas de pádel o fundas para dichas palas.
Resumen: Se recurre la resolución de la OEPM que concedió el registro interesado alegando que existe un claro riesgo de confusión, pues los signos se diferencian exclusivamente por dos fonemas intermedios lo que provoca semejanza fonética. El Tribunal resumiendo los criterios jurisprudenciales establece que debe valorarse que el riesgo de confusión consiste en que el público pueda considerar que los productos identificados proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas, que la valoración de ese riesgo debe hacerse respecto de la impresión de conjunto, valorando todos los factores relevantes, como el especial conocimiento de la marca en el mercado, asociación, grado de similitud entre marca y signo y entre productos, y siempre considerando que el consumidor medio esta informado y es razonablemente atento y perspicaz, todo ello sin perjuicio del necesario análisis de los elementos integrantes de los signos, considerando que en la comparación entre marcas mixtas debe primar el elemento denominativo y cuando ese sea una palabra genérica o descriptiva, sera relevante el elemento gráfico o figurativo. En este caso el elemento denominativo es el dominante y los signos tienen un bajo grado de distintividad, y en el aspecto gráfico también se aprecia una buscada similitud, por lo que no pueden coexistir y se estima la demanda.
Resumen: Se recurre resolución que denegó el registro de la marca pretendida, alegando que no existe la similitud que se aprecia, si bien ambos signos se integran con el mismo término y el hecho de que uno de ellos incluya también una cifra no diluye la semejanza apreciada, pues visualmente los signos provocan un impacto similar y el término es el elemento más representativo, exitiendo además identidad aplicativa, por lo que existe riesgo de confusión.
