Resumen: Demanda por vulneración de los derechos de marca y actos de competencia desleal, desestimada en las dos instancias. El recurso extraordinario por infracción procesal de la parte demandante se desestima, en primer lugar, porque se alegan como errores de valoración probatoria lo que no son sino pretendidos errores de naturaleza jurídica, referentes a la consideración y aplicación de los elementos necesarios para apreciar el riesgo de confusión entre marcas, a las consecuencias del uso generalizado del término dónut y la relación entre la lexicalización de una denominación y la vulgarización de una marca, y en segundo lugar, porque no cabe apreciar vulneración de las reglas sobre la carga de la prueba cuando el tribunal sentenciador valora la prueba obrante. Uso descriptivo versus uso desleal de la marca. Cuando el uso es meramente descriptivo no existe infracción, en tanto que no se han menoscabado las funciones de la marca. Que se reconozcan al titular de la marca unos derechos de exclusiva no significa inexorablemente que cualquier uso por un tercero lesione los intereses legítimos del titular, porque existen límites o excepciones. Pero en todo caso el uso descriptivo debe ser legal. La lealtad exigible a estos efectos debe serlo en relación con los intereses legítimos del titular de la marca y no debe ser confundida con el concepto de lealtad regulado en la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores, en la que los intereses protegidos son los de los consumidores. El uso de la misma palabra Donuts por la demandada puede implicar per se un aprovechamiento indebido del renombre o notoriedad de las marcas Donut, con el consiguiente menoscabo de su carácter distintivo y de su renombre. Centrado así el debate, lo esencial es determinar si el uso realizado por la demandada del término Donut es meramente descriptivo y no incurre en deslealtad. Lo utilizado por la demandada en su catálogo informático fue el signo Donut y no el término "dónut", acogido por el DRAE, a pesar de que podía haber usado otros términos similares como rosquillas, roscos o berlinas para describir su producto, sin necesidad de uso de la marca ajena. Por todo ello, la actuación de la demandada no fue leal con los intereses legítimos de la demandante-recurrente
Resumen: El caso enfrenta al titular de la marca española mixta "www.NEUMATICOS.Km0.COM NEUMÁTICOS SEMINUEVOS MADRID" contra quienes venía usando en Canarias la marca "Neumáticos Km Zero" y registraron el nombre comercial "KM Zero Neumáticos de ocasión". El primero presentó demanda por infracción de marca, nulidad del nombre comercial por riesgo de confusión y mala fe, y competencia desleal, desestimada en ambas instancias por inexistencia de riesgo de confusión por el carácter descriptivo de "neumáticos" y "Km0", las diferencias gráficas y la limitada implantación de la marca del demandante en Canarias. La apreciación del juicio de confusión es un juicio de valor que corresponde al tribunal de instancia, aunque puede ser revisado en casación en la medida en que no se haya acomodado a las directrices marcadas por la jurisprudencia. Sobre la procedencia de acumular acciones de nulidad de marca y de competencia desleal, en las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal se sigue el denominado principio de complementariedad relativa. En la demanda poco razonaba sobre los presupuestos de la conducta desleal que se denunciaba y en el recurso al hacerlo se identifica una conducta (los demandados utilizaron en el tráfico una denominación integrante de la marca y todo ello con la intención de confundir a los consumidores) propia de la infracción del derecho de exclusiva que confiere el registro de la marca. Se estima el recurso de casación al entender la sala que, dada la identidad de servicios y la práctica identidad fonética y conceptual de los elementos distintivos "Km0" y "KmZERO", existe un riesgo de confusión o asociación empresarial en el consumidor medio. La composición gráfica similar (colores, rueda) acentúa esto. La territorialidad de uso (Madrid vs. Canarias) es irrelevante para la protección marcaria nacional. Se declara la nulidad del nombre comercial usado por la parte demandada,, por infracción de la marca de la demandante por el uso de dicho nombre comercial y de las denominaciones sociales de los demandados, y se les condena a cesar en la infracción, a retirar el material infractor, a cambiar las denominaciones sociales y renunciar a los nombres de dominio, a indemnizar con el 1% de las ventas generadas en los cinco años previos a la demanda y a publicar la sentencia
Resumen: Estima el recurso de casación y desestima el recurso contencioso-administrativo, confirmando la resolución de denegación de la marca solicitada, y ello por el carácter meramente descriptivo de cada uno de los elementos que componen el signo y de su conjunto, y su consiguiente falta de distintividad, en relación con los servicios para los cuales se trataba de registrar.
En interpretación del art. 5.1 c) Ley 17/2001, de Marcas, en relación con su art. 4, en el caso de registrar una marca compuesta por un conjunto o combinación de elementos: (i) La mera combinación de elementos individualmente descriptivos de los productos o servicios para los que se solicita el registro de una marca enumeradas en el art 5.1 c) LM incurre en la prohibición. Como excepción, dicha combinación puede no ser descriptiva siempre que goce de distintividad por crear una impresión suficientemente distante debido al carácter inusual de la combinación, a las alteraciones introducidas. (ii) La imposición legal de que los signos "se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios" para que se incurra en la prohibición, no hace referencia únicamente a los elementos denominativos, sino también a los elementos gráficos o figurativos que se incluyan; elementos gráficos o figurativos que no otorgan distintividad al conjunto por su mera existencia y que deberán ser analizados para observar su carácter descriptivo o no, y su efecto sobre el conjunto. (iii) Los sufijos identificativos del comercio electrónico, en particular, los nombres de dominio de nivel superior, carecen de fuerza distintiva para diferenciar una marca.
Resumen: Nulidad e infracción de marca. La sala desestima los recursos interpuestos contra la sentencia de apelación que había confirmado la desestimación de la demanda. En cuanto al juicio de confusión relativo a la acción de infracción marcaria, recuerda que como resulta de la jurisprudencia del TJUE la existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, lo que implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios para los que la marca de la demandante fue registrada y para los que la demandada utiliza el signo cuestionado: un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Ahora bien, el hecho de que los productos cubiertos por la marca de la demandante y el producto para el que la demandada usa el signo cuestionado sean muy similares o incluso idénticos no significa necesariamente que tal similitud o identidad haga irrelevantes las diferencias existentes entre los signos desde los puntos de vista visual, fonético y conceptual. En el caso, las diferencias entre la marca denominativa de la demandante y la marca figurativa utilizada por la demandada desde los puntos de vista fonético, gráfico, y conceptual son tan relevantes que excluyen el riesgo de confusión pese a la identidad de los productos. La conclusión es la misma en cuanto a la acción de nulidad. En relación con el aprovechamiento indebido de la marca Diesel por la demandada o si el uso por esta del signo cuestionado supone un perjuicio para la distintividad o el renombre de la marca, de la apreciación global de los factores pertinentes la sala concluye que ese aprovechamiento indebido que confiere una ventaja desleal no se ha producido. La sala no aprecia que exista evocación de la marca de la demandante porque aunque los productos marcados se encuadran en la misma clase del nomenclátor, tienen unas características muy diferentes de los amparados por la marca de la demandante y buscan un nicho de mercado también diferente.
Resumen: La demandante, titular de un nombre de dominio, interpuso una demanda en la que solicitaba que se tuviera por impugnada la resolución de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) que acordaba la cesión del nombre de dominio a la demandada, titular de una marca registrada con posterioridad, y se declarara que el uso por la demandante de dicho dominio no constituía una violación del derecho de la marca registrada por la demandada, de modo que la demandante no tuviera que transmitirle ese nombre de dominio. La demandada había acudido al procedimiento arbitral de la OMPI, sobre conflictos entre nombres de dominio y derechos de marca, y la decisión arbitral ordenó la transferencia del nombre de dominio a la titular de la marca, al haberse apreciado la infracción de los derechos de marca y el uso de mala fe, con fines comerciales, de aquel nombre de dominio. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación de la demandante. Declaró que el ius prohibendi propio de la marca alcanza incluso a signos como los nombres de dominio obtenidos con anterioridad a la concesión de la marca y que la demandante no podía ampararse en el límite previsto en el art. 37.b LM por concurrir circunstancias que suponían una objeción a la admisión de aquel uso leal encuadrable en el límite legal del derecho de marca. La demadante recurre por infracción procesal y en casación. La sala desestima los recursos. En lo que respecta al recurso extraordinario por infracción procesal, el primer motivo, porque las conclusiones probatorias sobre el contenido de la página web podían obtenerse mediante el examen del documento aportado en la contestación a la demanda y la recurrente no justificó indefensión material. El motivo segundo, porque, aunque sí hubo infracción procesal al no resolver la Audiencia Provincial las cuestiones sobre prescripción por tolerancia y anterioridad del dominio -pues no se trataba de pretensiones propiamente dichas, sino de argumentos empleados para fundar las pretensiones de la demanda, por lo que no era exigible solicitar el complemento de la sentencia de primera instancia para impugnar esa falta de respuesta a sus argumentos por parte del juzgado de lo Mercantil-, el motivo carece de efecto útil. Lo que prevé el art. 52.2 como prescripción o caducidad por tolerancia es un óbice a que el titular del derecho anterior pueda pedir la nulidad de la marca posterior u oponerse al uso de la misma. Pero aquí quien se opuso al uso del nombre de dominio fue el titular de una marca registrada posteriormente, por lo que se estaría en la situación inversa a la prevista en la primera parte del precepto. Además, el «derecho anterior» al que se refiere el precepto ha de ser uno de los previstos en los arts. 6, 7, 8 o 9.1 LM y la titularidad de un nombre de dominio no se encuentra entre ellos. En cuanto a la «anterioridad» del nombre de dominio respecto de la marca, la anterioridad del nombre de dominio no constituye limitación al ius prohibendi de la marca, salvo en el caso de rótulos de establecimiento. En el art. 37 LM no existe ninguna limitación consistente en que el titular de la marca haya de tolerar la existencia de nombres de dominio confusorios que hayan sido registrados con anterioridad. Si el titular del nombre de dominio no ejercita con éxito una acción reivindicatoria o una acción de nulidad (fundamentalmente, por registro de mala fe) contra el titular de la marca, este puede ejercitar el ius prohibendi respecto del nombre de dominio. En lo que respecta al recurso de casación, la sala aprecia el riesgo de confusión. La demandante ha utilizado como nombre de dominio un signo idéntico o prácticamente idéntico a las marcas de la demandada; y algunos de los servicios ofertados en la web a que corresponde el nombre de dominio no solo coinciden con algunos para los que está registrada la marca, sino que además tienen una estrecha relación con los que efectivamente se ofertan bajo la marca del demandado, de modo que existe riesgo de confusión o, cuanto menos, de asociación, porque el público puede creer que los servicios ofertados en la web son prestados por el titular de la marca o por una empresa vinculada con este.
Resumen: Recurre la solicitante la resolución de la OEPM denegatoria de la solictud de registro de marca, alegando en primer lugar vulneración de la reformatio in peius, ya que en el recurso de alzada contra la resolución de la unidad de examen se denegó la marca en clase 35 por oposición a nombre comercial prioritario, mientras que en la resolución del recurso, la denegación se amplia a la clase 36, acogiendo esta alegación el Tribunal, pues el art. 119.3 de la ley 39/2015 de 1 de octubre lo prohibe, y no existía oposición a la concesión por servicios distintos de la clase 35, por lo que existe incongruencia y empeora la situación del recurrente. El riesgo de confusión consiste en que el público pueda creer que los productos o servicios provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas y para su análisis debe realizarse una apreciación global, observando la similitud de los signos y la existente entre los productos o servicios y la interdependencia entre ellos, de tal forma que un bajo grado de similitud de los signos pueda compensarse con un alto grado de similitud entre los productos o servicios y a la inversa. En la comparación de los signos debe estarse a los aspectos visual, fonético y conceptual, teniendo en cuenta sus aspectos distintivos y dominantes y la categoria de productos o servicios a los que se refiere. Los precedentes no son relevantes para la resolución, puesto que el hecho de que se hayan registrado otros signos que contengan el mismo término no implica que deba garantizarse la igualdad en la ilegalidad. Se analizan con los parámetros señalados los signos enfrentados en el presente procedimiento.
Resumen: Las prohibiciones absolutas de registro del art. 5.1.b) solo resultan operativas cuando se pretenda registrar como marca un signo que carezca de carácter distintivo en relación con productos o servicios específicos, entendiendo que un signo tiene carácter distintivo cuando con él el consumidor pueda distinguir unos servicios o productos concretos de aquellos otros del mismo tipo que tengan otra procedencia, debiendo valorarse los productos y servicios para los que se solicita el registro y la percepción que de ellos tiene el público relevante. En este caso el conjunto denominativo por su configuración puede ser retenido en la mente del consumidor y distinguir los productos identificados con él de otros que tengan otra procedencia. Respecto de la prohibición por tener el signo un carácter descriptivo, legalmente se establece para aquellos que designan la especie, calidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de ellos y por tanto, como ha establecido el TJUE, la prohibición se refiere a los signos que pueden servir para designar diractamente o a través de alguna característica el producto o servicio para el que se solicita el registro y en este caso la marca analizada no designa a los bienes o servicios para los que se solicita ni informa de sus características o modo de empleo, por lo que se estima el recurso.
Resumen: La recurrente en casación interpuso recurso jurisdiccional contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) que había denegado el registro de una marca, al considerar que existía riegos de confusión con la marca prioritaria. Durante la tramitación del procedimiento, la OEPM dictó resolución por la que estimaba la caducidad de la marca oponente. La Audiencia Provincial, respecto a la influencia en la resolución del caso de la declaración de caducidad de la marca oponente, consideró que el enjuiciamiento debía llevarse a cabo respecto de la situación existente al presentarse la demanda, sin que cupiera introducir hechos nuevos. Y en cuanto al fondo, apreció la incompatibilidad entre ambas marcas. La sala estima el recurso de casación. Recuerda que, como regla general, la litispendencia implica, conforme al art. 411 LEC, que los presupuestos de actuación de los tribunales quedan determinados en el momento de presentación de la demanda, por lo que son ineficaces las modificaciones que se produzcan con posterioridad, tanto respecto de los hechos como de la norma jurídica, pero el art. 413.1 LEC contempla una excepción a dicha regla en el caso de que la innovación prive definitivamente de interés legítimo las pretensiones que se hubieran deducido en la demanda o en la reconvención, por haber sido satisfechas extraprocesalmente o por cualquier otra causa. Para considerar concurrente la pérdida sobrevenida de interés legítimo en la obtención de la tutela judicial es preciso algo más que la pérdida de las cualidades que determinaban la legitimación cuando se entabló la relación jurídico-procesal. Ese plus ha de ponerse en relación con el abuso del proceso, y se producirá cuando no exista una explicación razonable sobre la ventaja o beneficio legítimo que supone su continuación. La sala concluye que, si se tiene en cuenta que las prohibiciones relativas de registro de la marca no se examinan de oficio por la OEPM y que la marca registrada ha perdido sus efectos legales desde la fecha de la solicitud de caducidad, que en este caso tuvo lugar cuando el proceso en única instancia estaba en trámite, estamos ante uno de los casos en que debe tenerse en cuenta esta circunstancia sobrevenida, en tanto que la oponente al registro de la marca de la demandante habría perdido el interés legítimo para dicha oposición, puesto que ya no sería titular de una marca prioritaria, y, con ello, había desaparecido el obstáculo para el registro de la marca solicitada.
Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto por INDITEX contra la sentencia dictada en única instancia por la Audiencia Provincial que confirmó la denegación del registro de una marca numérica con elementos gráficos en la OEPM. Con carácter previo, la sala delimita la naturaleza y funcionalidad del recurso de casación en esta materia. La sala razona que en la actualidad, en aplicación de las previsiones legislativas sobre la admisibilidad de las marcas numéricas, ya no se discute su aptitud abstracta para erigirse en objeto de un derecho marcario, sin perjuicio de que, por concurrir en el caso concreto alguna de las prohibiciones absolutas consistentes en la ausencia de distintividad o en la descripción del signo propuesto, aquella aptitud marcaria abstracta no pueda llegar a concretarse en un registro válido. Aquí adquiere especial relevancia la determinación de si la marca pretendida es o no arbitraria. En la ya citada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una marca es arbitraria cuando posee un significado propio que, sin embargo, no desempeña desde el punto de vista aplicativo función denotativa alguna, es decir, que carece tanto de carácter genérico (no indica el tipo de producto o servicio que va a distinguir) como de carácter descriptivo (tampoco alude a característica o cualidad alguna del producto o servicio). Es decir, la arbitrariedad añade o concede distintividad. En principio, tampoco es un obstáculo para el carácter distintivo la simplicidad de las cifras. La sala concluye que la Audiencia Provincial, implícitamente, se ha guiado por un criterio restringido de distintividad de las marcas numéricas que va más allá de lo previsto en la legislación comunitaria y nacional y en su interpretación por el Tribunal de Justicia. El signo pretendido combina una serie de cuatro números con una determinada grafía. A su vez, en la idea del solicitante, tales números se corresponden con las letras ZARA en el alfabeto anglosajón. Y como quiera que resulta notorio que la marca ZARA tiene gran significación dentro del grupo de empresas solicitante, no puede descartarse en absoluto que un consumidor medio identifique fácilmente los productos marcados con el signo numérico con su origen empresarial.
Resumen: El recurso trae causa de la impugnación de la denegación del registro de una marca denominativa en la OEPM por riesgo de confusión con diversos signos prioritarios registrados por una compañía mercantil. La sala desestima el recurso. Con carácter previo, realiza una serie de consideraciones generales sobre la naturaleza y funcionalidad del recurso de casación contra sentencias de Audiencias Provinciales en única instancia resolutorias de impugnaciones de resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Tras recordar su propia doctrina y la del TJUE relativa al registro de marcas con homonimia parcial en caso de utilización de nombres y apellidos, concluye que en este caso, todas las marcas confrontadas tienen en común un determinado apellido y designan los mismos productos (fundamentalmente, vinos). Como se trata de un apellido infrecuente, resulta por sí específicamente distintivo y aunque se introduzcan otras palabras o términos, no cabe descartar que la impresión de conjunto del consumidor sea la misma, por lo que la sentencia recurrida no se aparta de la jurisprudencia. En cuanto a la oponibilidad de actos jurídicos de transmisión de la marca frente a terceros de buena fe, la sala declara que el principio de publicidad material u oponibilidad recogido en el art. 46.3 LM no determina la validez de la marca salvo en caso de inscripción. Es decir, a diferencia de lo que sucede con el nacimiento de la marca (art. 2 LM) su transmisión y el otorgamiento de derechos sobre ella tienen lugar al margen del registro, puesto que su inscripción cumple la función de darles publicidad para garantizar su conocimiento por los terceros, pero ni les dota ni les priva de validez. En el caso, la sentencia recurrida negó que el recurrente fuese tercero de buena fe a los efectos del art. 46.3 LM, precepto que no puede ser interpretado aisladamente, sino que debe ser puesto en relación con el art. 47.1 LM, conforme al cual, salvo pacto en contrario o circunstancias excepcionales, la transmisión del conjunto de una empresa conlleva también la cesión de sus marcas.
