Resumen: Agotamiento del derecho de marca. Consentimiento para la comercialización de los productos en el EEE: para apreciar el consentimiento tácito deben concurrir determinados elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores de los que poder inferirlo. En el caso, no constan tales elementos o circunstancias, sino que, lo que medió fue un requerimiento de Barceló a la recurrente para que comprobara la regularidad de las comercializaciones que estaba llevando a cabo; además, no hay constancia en el procedimiento de que la titular de las marcas consintiera en modo alguno la comercialización de botellas de ron procedentes, en su caso, del EEE. Para apreciar el consentimiento tácito o implícito los elementos a tomar en consideración deben revelar con certeza la renuncia del titular de la marca a oponer su derecho de exclusiva; y aquí no se produce esa certeza. Ante la necesidad de probar el agotamiento del derecho de marca debe distinguirse según se conozca el lugar de la primera comercialización o no se tenga tal conocimiento, porque de ello depende la distribución de la carga de la prueba. Si la primera comercialización no se conoce y existe riesgo de compartimentación del mercado, será el titular y no el importador paralelo el que deba probar si el derecho está o no agotado. Por el contrario, si desde el inicio es conocido que el producto se ha comercializado por primera vez fuera del EEE y el titular de la marca puede probarlo, existe una presunción de que el titular no ha consentido la posterior entrada de los productos en el mercado europeo. Por tanto, deberá ser el importador paralelo el que pruebe el consentimiento del titular de la marca para que dichos productos se vendieran en el EEE. La jurisprudencia del TJUE relativa al principio del agotamiento del derecho de marca pretende conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca, por una parte, y los de la libre circulación de mercancías en el mercado interior, por otra. En consecuencia, no puede haber vulneración del art 101 TFUE si una restricción de competencia tiene su fundamento en un supuesto previsto en el propio TFUE, como es la protección de la propiedad industrial, en este caso, el derecho de marcas. Por ello, el Tribunal de Justicia ha interrelacionado estos dos órdenes de disposiciones, al declarar que la institución del agotamiento es el instrumento que elimina la contradicción más flagrante entre los derechos de exclusiva y de libre circulación. El ejercicio por el titular de la marca de las acciones civiles y penales que le confiere el ordenamiento jurídico para la protección de los derechos inherentes a dicha titularidad no puede entenderse como una restricción a la libre competencia, que, debe conciliarse con la protección de la propiedad industrial.
Resumen: Estima el recurso de casación presentado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro, lo que lleva a la anulación de la sentencia que permitía el registro de la marca Toro Bravo para vinos. El Tribunal Supremo establece una doctrina sobre la protección reforzada de las denominaciones de origen, subrayando que el significado múltiple de un término como "toro" no impide que su uso en una marca pueda evocar de manera indebida una D.O. protegida. Se enfatiza que es fundamental considerar la percepción del consumidor medio europeo, no solo la del español, y que la evocación se da incluso sin confusión o error. En este caso, el término "toro" es el elemento principal de la marca solicitante y coincide con la D.O. Toro, lo que podría llevar al consumidor a asociar el producto con dicha denominación, aprovechando su reputación. La Sala concluye que el consumidor medio europeo no necesariamente sabe que la D.O. Toro se refiere a una localidad y no al animal, por lo que la marca "Toro Bravo" incurre en una evocación prohibida según la normativa nacional y europea. Se establece jurisprudencia sobre la importancia de la evocación, la perspectiva del consumidor europeo y la necesidad de proteger el prestigio y la inversión de los productores respaldados por denominaciones de origen frente a usos que puedan beneficiarse de su reputación sin cumplir con los requisitos establecidos.
Resumen: Munich y Berneda interpusieron una demanda contra J.J. Ballvé para que, resumidamente, se declarase que el uso de sus marcas por la demandada constituía una lesión de los derechos de marca de Munich que le ha causado daños y perjuicios; que dicho uso era constitutivo de actos de competencia desleal; y que además la solicitud de la marca comunitaria número 13857636 en clase 28 se había realizado de mala fe por la demandada. Solicitó que se diera lugar a tales declaraciones y que se condenara a la demandada al cese de sus actos infractores y a la indemnización de los daños y perjuicios. La demanda fue desestimada íntegramente en segunda instancia y recurren en casación las demandantes. Examen conjunto de los dos primeros motivos, por referirse a la protección de la marca de renombre y su infracción. Admisión. Entre la demanda y la sentencia de primera instancia se promulgó el RDL 23/2018 de transposición de la Directiva 2015/2436, por lo que debe estarse a la normativa vigente a fecha de la demanda. La cuestión nuclear que plantea el recurso de casación es si, pese a que la Audiencia Provincial reconoce la notoriedad de una marca de las demandantes para un concreto sector comercial -el del calzado deportivo-, contradice la ley y la jurisprudencia al exigir que la marca posterior genere riesgo de confusión con otros productos diferentes, cuando la notoriedad excluiría tal requisito. En la protección especial de las marcas notorias o renombradas se exige la identidad o similitud entre los signos, pero no se requiere la similitud entre productos o servicios, sino que es suficiente con que el grado de similitud entre el signo y la marca notoria tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca. Aunque no se requiere un riesgo de confusión, sí que debe poder apreciarse que el público pueda evocar la marca notoria al percibir la posterior, o en palabras de la STJ Intel, «basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca». Cuando la sentencia recurrida señala que no existe riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación del signo registrado ya que no hay riesgo de confusión o de asociación sobre el origen empresarial de los signos, lo que quiere decir es que entre los signos comparados no se produce ese necesario vínculo evocativo, al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria para que operen los arts. 8.1 y 34.2 c) LM. Es decir, cuando la Audiencia Provincial se refiere al riesgo de confusión no lo hace en el sentido de que haya posibilidad de que una marca sea tomada por otra (riesgo de confusión exigido por el artículo 6.1 LM), sino a la posibilidad de que los signos puedan ser asociados, es decir, vinculados respecto a su origen empresarial, y que exista entre los signos el vínculo al que hace alusión la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de esta sala. Protección reforzada de la marca notoria. Evocación. El tercer motivo incurre en petición de principio al basarse en que la marca a que se refiere el recurso tiene gran fuerza distintiva, lo que no se ha probado, y precisamente porque no la tiene, resulta más improbable que pueda producirse el efecto evocador que permitiría extender el monopolio de la grafía del signo a otros productos distintos de las zapatillas deportivas, como palas de pádel o fundas para dichas palas.
Resumen: PATENTES. Validez de una patente que reivindica un compuesto (apixabán) cuyo efecto técnico es inhibir el factor Xa de manera suficientemente eficaz y específica para su propósito terapéutico (anticoagulante para el tratamiento o prevención de trastornos trombólicos, con mejores propiedades farmacológicas). La exigencia de que el efecto técnico pretendido sea plausible de acuerdo con la enseñanza técnica de la patente no es propiamente un requisito legal de patentabilidad, pero el análisis de la actividad inventiva lleva ínsito que el efecto técnico pretendido con la invención se derive de su enseñanza técnica. Para su análisis se sigue el criterio sentado por la Decisión G 2/21 de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, en atención a su autoridad en la materia. Al aplicar el test de G 2/21, puede concluirse que el experto, con base en su información general común y en la suministrada por la solicitud de patente, consideraría el efecto técnico del apixabán (inhibidor del factor Xa) comprendido en la enseñanza técnica de la solicitud y también incorporado por la misma invención originariamente divulgada, pues el único compuesto protegido en la patente, el apixabán, aparecía divulgado explícitamente en la solicitud. Además de la inadmisibilidad de algún motivo, por incumplir los requisitos de formulación, se analizan en cuanto al fondo la patentabilidad, novedad y prioridad, existencia de actividad inventiva y la suficiencia descriptiva.
Resumen: La existencia de marca renombrada registrada prohíbe el registro de cualquier otra marca posterior cuyo signo sea idéntico o similar a ella, con independencia de que los productos o servicios sean idénticos o no similares. Es marca renombrada no solo la que es conocida por el publico en general sino también la que lo sea por un sector concreto del mercado. Se entiende que si la marca solicitada evoca la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz existe vinculo entre ellas, que es requisito exigible para la prohibición de registro, pero no suficiente, pues se precisa además del registro de la marca renombrada, la identidad o similitud de los signos y el señalado vinculo que pueda establecer el público, que exista riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada suponga aprovechamiento indebido del carácter distintivo de la marca renombrada. La regla del art. 8LM no puede valorarse con el principio de especialidad o la existencia de riesgo de confusión, pues exige otros requisitos que tratan de proteger la reputación de la marca renombrada y evitar el aprovechamiento indebido. El renombre debe valorarse en cada caso.
Resumen: Desestima el recurso y confirma la sentencia apelada que estimó la acción reivindicatoria de unas marcas registradas a nombre del demandado. Recuerda que la acción reivindicatoria de una marca constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual. Dentro de dicha acción tienen cabida los registros de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. A través de dicha acción se pretende hacer coincidir la realidad registral con el mejor derecho extrarregistral sobre el signo cuyo registro como marca se ha solicitado o concedido. El actor debe de demostrar que ha usado el signo anteriormente, y que resulte probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante, el cual se produce no sólo cuando quien solicita el registro como marca del signo que venía siendo usado por el demandante pretende beneficiarse de la posición obtenida por éste en el mercado, sino también cuando pretende obstaculizar, mediante el registro del signo a su nombre, la actuación del demandante que venía utilizando el signo, de manera que quien acciona no es titular de un dominio sobre una marca registrada, sino que ostenta un mejor derecho sobre quien registró la marca con mala fe o fraude, lo que le legitima para la subrogarse en la titularidad registral.
Resumen: La prohibición de registro exige que exista ente la marca anterior y la posterior, identidad o semejanza de los signos, identidad o similitud de los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión que incluye el de asociación en el público consumidor. El riesgo de confusión existe cuando el público puede creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. En este caso el signo solicitado utiliza un elemento gráfico que integra una marca anterior y el elemento denominativo no ofrece suficiente distintividad ni excluye el carácter dominante del gráfico, por lo que existe identidad conceptual. El consumidor compara con la imagen imperfecta que tiene en su memoria, recordándose más fácilmente las características dominantes y más distintivas. Debe realizarse una valoración de conjunto sin excluir el examen de cada uno de sus componentes para determinar los elementos dominantes. El público relevante es el consumidor medio de la categoría de productos de que se trate, que normalmente está informado y es razonablemente atento y perspicaz. En este caso existe similitud del ámbito aplicativo del signo y de sus componentes, existiendo una alta semejanza al ser predominante el elemento gráfico y su significado, pudiendo confundirse el origen empresarial, por lo que existe riesgo de confusión.
Resumen: Familia o serie de marcas: en el caso, por la intensidad del uso realizado de los nueve signos de los demandantes, aunque identifiquen dos centros comerciales, se considera suficiente para apreciar a los efectos del juicio de confusión que se trata de una familia de marcas, y que el signo de la demandada, en atención a los servicios a los que se aplica, que coincide exactamente con los mismos de las marcas de las demandantes, genera un riesgo de confusión. Aunque las marcas de las demandantes en las que se incluye las denominaciones La Roca Village y Las Rozas Village se componen de dos elementos con escaso carácter distintivo, pues las referencias geográficas añadidas en cada caso al termino «Village», en principio, intrínsecamente no aportarían gran distintividad a la marca, el uso de esas marcas les ha reportado un fuerte carácter distintivo por la notoriedad de que gozan entre el público. Y esto es lo esencial: la notoriedad de esas marcas, que por su estructura y uso pueda hablarse de una serie o familia de marcas, y que el signo denominativo empleado por la demandada, aplicado a los mismos servicios, reproduzca la misma estructura, con la coincidencia del elemento Village, que ha adquirido gran distintividad aplicado a ese tipo de servicios (grandes centros comerciales de outlet), han contribuido a apreciar el riesgo de confusión para un consumidor medio respecto del origen empresarial de estos centros comerciales, al dar a entender que si no es común, al menos existe.
Resumen: Desestima la impugnación realizada contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de denegar la inscripción de tres marcas pretendida por la parte actora. Recuerda que el alcance de la resolución de la AP debe limitarse a la revisión de la resolución dictada por la OEPM en los mismos términos en que se dictó, lo que excluye, evidentemente, las cuestiones suscitadas con posterioridad. Señala que la situación jurídica objeto del procedimiento parte de la existencia de dos marcas que gozan de protección registral y, entre las posibilidades que esta situación jurídica comporta, está la de oponerse al registro de las que considere invaden o pueden generar confusión con las propias, por lo que la alegación de mala fe exige el planteamiento de la acción de nulidad de las marcas inscritas, lo que no fue suscitado ante la OEPM. Rechaza la consideración de marca renombrada, porque no se especifica cual de las marcas tiene tal carácter, ni dicha utilización puede considerarse como uniforme. Respecto a la compatibilidad de las marcas en conflicto destaca que los signos confrontados tienen una identidad total en el elemento esencial de la denominación, pese a las diferencias en la proyección gráfica utilizada, pues para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual, pero los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo.
Resumen: Se interpone recurso contra la resolución de la OEPM que deniega la solicitud de patente por falta de actividad inventiva, pues las características técnicas que diferencian la invención y el estado de la técnica mas cercano no son relevantes y en todo caso interesa de forma subsidiaria el cambio a modelo de utilidad. Legalmente se establece que una invención implica actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto, debiendo ser valorada la invención en su conjunto. El experto en la materia es una figura hipotética a la que se suponen competencias normales en el ámbito de la técnica de que se trate y que está al corriente de lo que era conocimiento general común en la fecha de presentación de la solicitud. En este caso el problema técnico que con la invención se pretende solucionar, habría sido resuelto por el experto combinando los conocimientos anteriores y el general común, por lo que no existe invención. Para solicitar el cambio de modalidad de propiedad industrial debe hacerse antes de la finalización del plazo otorgado al solicitante para contestar a la última oportunidad de subsanación prevista en el examen sustantivo y en este caso ya venció, por lo que no puede acogerse la solicitud.
