Resumen: Señala el Tribunal Supremo que la Oficina Española de Patentes y Marcas ha de examinar la documentación aportada no solamente desde una perspectiva formal, sino que también ha de calificar la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse, esto es, en el caso de autos, del contrato de cesión litigioso. Todo ello no deja lugar a dudas de que la Oficina, para proceder a la inscripción, debe asegurarse que los actos inscritos responden a la realidad material de los hechos -sin perjuicio de una eventual revisión jurisdiccional de su decisión-. Así pues, resulta correcto que, tal como ha ocurrido, el órgano administrativo competente pueda rechazar una inscripción por dudar de que la documentación aportada acredite la legalidad, validez o eficacia de los actos a inscribir. La controversia respecto a la titularidad y capacidad de disposición sobre la marca en cuestión debe dilucidarse en la jurisdicción civil antes de obtener una inscripción registral con efectos frente a terceros, la cual requiere una razonable certeza sobre la documentación en que se basa y que tiene efectos ante terceros.
Resumen: Demanda y demanda reconvencional solicitando declaración de infracción de marca y nulidad, respectivamente, de dos marcas y un rótulo comercial. La sentencia de apelación declaró que el demandante había registrado una marca con mala fe ya que el demandado había registrado la marca, que estaba contenida en la denominación registrada por el demandante, años antes, y este lo había hecho a sabiendas, para aprovechar la fama del restaurante registrado por el demandado. El recurrente entiende que la aplicación de la nueva Ley de Marcas, por mor de su disposición transitoria segunda, de forma retroactiva a marcas registradas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley, se refiere a los efectos de las marcas válidamente registradas bajo la vigencia de la Ley anterior, pero no sobre las causas de nulidad de los correspondientes registros, que sólo son las establecidas en la Ley vigente cuando los mismos se practicaron. La Sala excluye de tal consideración una de las marcas registradas, puesto que lo fue con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley. Pero, en relación con las otras dos, se estima el recurso y con ello se desestima en parte la acción reconvencional, considerando que, respecto del rótulo, su impugnación se debería haber efectuado conforme a la Ley de Competencia Desleal, estimando la nulidad de una de las marcas y no la de la otra. VOTO PARTICULAR. Debe revocarse la nulidad por mala fe del registro de la segunda marca.
Resumen: La Sala estima la casación y desestima el contencioso-administrativo. Se acoge el segundo motivo casacional al constatarse la falta de congruencia denunciada, pues la sentencia recurrida en ningún momento aborda la alegación desarrollada en la instancia sobre el diferente criterio mantenido por la entonces recurrente ante la OAMI, con ocasión de la inscripción de la marca comunitaria interesada por Duarte y Beltrán S.A, que determinó la declaración de inadmisión de la marca instada por su incompatibilidad con la marca de "Mirato SPA", esto es, apreció la incompatibilidad de ambas marcas "Intesa" e "Intea". La sentencia de instancia obvia todo razonamiento al respecto, limitándose a afirmar la existencia de diferencias suficientes entre las marcas enfrentadas con una escueta justificación en los fundamentos jurídicos cuarto y quinto de las razones por las que considera la distintividad entre las marcas enfrentadas. Se desestima el recurso contencioso administrativo, pues ambas marcas, contempladas cada una de manera global y comparadas entre si presentan riesgo de confusión o de asociación comercial por su coexistencia en el mercado.
Resumen: La Sala desestima el recurso rechazando los motivos casacionales. El primero y el tercero, pues no existe la falta de congruencia denunciada. El segundo, pues no concurre la falta de motivación denunciada. El cuarto, pues la Sala de instancia no ha incurrido en error de Derecho en el juicio de comparación de las marcas confrontadas. El quinto, pues la Sala de instancia no ha vulnerado la disposición legal que regula el alcance de la cesación de efectos jurídicos de las marcas caducadas, al sostener que, en el supuesto enjuiciado, en que no consta que se haya declarado por sentencia firma la caducidad de las marcas obstaculizadoras, al sólo acreditarse la presentación de una demanda ante los juzgados de lo mercantil, era procedente, a los efectos de resolver si cabía conceder la inscripción de la marca aspirante número 2.684.481 «Grupo Sada» (mixta), valorar la eficacia obstativa de las marcas opuestas.
Resumen: La Sala desestima el recurso rechazando los motivos casacionales, pues la Sala de instancia ha realizado una aplicación razonable del artículo 25.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al entender, confirmando el criterio de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que el restablecimiento de los derechos de la patente, derivado de la falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad, está condicionada a la presentación de la solicitud en el plazo de un año, computado a partir de la expiración del plazo no observado que, en este supuesto, se corresponde con la finalización del plazo en que procede satisfacer el abono de la 7ª anualidad. La interpretación que realiza la Sala de instancia es acorde con lo dispuesto en los artículos 86 y 122 del Convenio de 5 de octubre de 1973, sobre Concesión de Patentes Europeas, que incorpora la legislación española de patentes, y que ha sido aplicado analógicamente por la Oficina de Patentes y Marcas, que establece una regulación específica del cómputo del plazo hábil de presentación de la petición de restablecimiento de sus derechos, en el supuesto de impago de una tasa anual, al referir que debe deducirse del plazo de un año el plazo suplementario de gracia conferido para satisfacer la obligación tras su vencimiento.
Resumen: Se estima el recurso interpuesto por la parte recurrente frente a la inscripción de la marca "Estrella Agua Mineral Natural" a favor de Vichy Catalán. La sentencia de instancia es casada al haber dictado la Sala un pronunciamiento de forma contradictoria con un supuesto anterior sustancialmente igual, sin justificar las razones que le llevan a modificar su criterio, concurriendo una vulneración del derecho a obtener a una motivación razonable y no arbitraria de las resoluciones judiciales. Finalmente se aprecia la incompatibilidad entre la marca controvertida y las marcas opuestas denominadas "Estrella Galicia" y otras variantes, dada la indiscutible semejanza de los elementos fonéticos y conceptuales así como al elemento gráfico. Respecto al ámbito aplicativo, se trata en ambos casos del mismo producto, de agua mineral natural, esto es, el ámbito aplicativo de ambas marcas son idénticos. En definitiva, las similitudes fonéticas, denominativas y gráficas de ambas marcas y la identidad del producto al que se refieren, todas ellas al agua mineral natural determinan que no existan entre sí suficientes diferencias y tales semejanzas pueden provocar un riesgo de confusión en el publico consumidor que puede establecer una relación o vinculación entre el origen empresarial de dicho producto.
Resumen: La Sala de instancia no dio respuesta a alegaciones sustanciales que de modo específico planteaba la demanda, especialmente las relativas a la protección debida a las marcas notorias. A lo anterior se une una cierta contradicción interna cuando confirma, sin corregirlo, el acto impugnado (en el que la Oficina Española de Patentes y Marcas reconocía la "proximidad aplicativa" de los signos enfrentados) a la vez que ella misma sostiene que "el ámbito aplicativo de la marca solicitada no es coincidente" con el de las opuestas. Entrando en el análisis del fondo de la cuestión y el carácter notorio de las marcas "Boss", la marca que se pretende inscribir "BM Bossmiki" se refiere a productos del mismo ámbito aplicativo (ropa y complementos). Por lo demás, el análisis de dichos signos en su conjunto, efectuado sin descomposiciones artificiosas, revela que existe al menos una similitud denominativa, derivada de la mayor relevancia o preponderancia del término "Boss" en uno (el aspirante "BM Bossmiki") y otros (los signos prioritarios). Similitud que refuerza desde el punto de vista gráfico la tipografía adoptada por la marca aspirante, en cuya leyenda no tienen suficiente capacidad individualizadora -frente al resto más destacado- las letras iniciales "BM" pues la atención del consumidor se desplaza hacia el "centro de gravedad" del nuevo signo, esto es, a la referencia central "Boss" que prevalece dentro del complejo de fantasía "BM Bossmiki".
Resumen: La Sala estima la casación y el recurso c/a al acoger el único motivo casacional. No se comparte la decisión de la Sala de instancia de considerar que era procedente la denegación del Certificado Complementario de Protección solicitado para el producto fitosanitario que se comercializa. El Certificado Complementario de Protección para el producto fitosanitario, solicitado por la entidad mercantil, debió concederse por la Oficina Española de Patentes y Marcas, extendiéndose su protección, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE ) nº 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios, al producto amparado por autorización de comercialización del producto fitosanitario, dentro de los límites de la protección conferida por la patente de base para cualquier utilización del producto cuyo producto fitosanitario haya sido autorizada antes de la expedición del certificado.
Resumen: Acción de infracción de marca comunitaria en relación con modelos de gafas registradas en España y comercializadas por la demandada con autorización del titular registral español que era el administrador de la demandada y que impidió el registro de la marca comunitaria en España por su incompatibilidad. La demanda es estimada en primera instancia y desestimada en apelación considerando que la demandada tenía autorización del titular de la marca nacional. La Sala desestima el recurso de casación en el que la parte demandante alega la inoponibilidad del contrato celebrado con el titular registral español por falta de inscripción y desconocimiento. En la interpretación del artículo 46.3 de la Ley 17/2001, alejándose de la interpretación literal del precepto, la Sala considera que el tercero protegido es aquel que se encuentre en una posición jurídica incompatible con la del titular del derecho no inscrito, es decir, en aquellos supuestos de conflictos entre títulos incompatibles.
Resumen: La Sala desestima el recurso. Como declaramos en STS, de 27 de marzo de 2006 "[...] en cuanto a los precedentes registrales de otros países (y sin perjuicio de que la sociedad demandada silencia los casos de aquellos en que ha visto rechazada la misma pretensión de registro para la combinación cromática objeto del presente litigio), no cabe excluir que las decisiones de los correspondientes organismos se hayan basado, precisamente, en el carácter distintivo que hubiera podido adquirir aquella combinación de colores a resultas del uso previo que se hubiera hecho de la misma en cada uno de los respectivos países". En todo caso la aplicación de las disposiciones que regulan la marca comunitaria -que han inspirado las reglas de la Ley 17/2001- ha abocado al rechazo de la inscripción del cuadrado naranja objeto del presente litigio. Lo anterior nos lleva a afirmar que la Sala de instancia aplicó correctamente los artículos 4 y 5 de la Ley 17/2001 al negar carácter distintivo al signo gráfico objeto de litigio. La marca objeto de litigio de autos carecía de distintividad en sí misma (por lo que le eran aplicables las prohibiciones absolutas de registro previstas en la Ley 17/2001) y no quedó probado que hubiese gozado de previa distintividad adquirida por el uso.
