Resumen: Tres sociedades del grupo Kraft ejercitaron frente a Gullón una pluralidad de acciones marcarias y de competencia desleal basadas en una serie de conductas (infracción de marca por comercializar galletas tipo sandwich con formato y envase similar a las "Oreo", y por comercializar galletas tipo cookies, y actos de competencia desleal de imitación, confusión y aprovechamiento de la reputación ajena). Gullón alegó cosa juzgada respecto de la galleta tipo Oreo y prescripción de las acciones. También reconvino pidiendo la caducidad de una de las marcas de la demandante. La demanda-reconviniente recurre en casación y por infracción procesal los pronunciamientos de la sentencia de apelación que estimaron en parte la demanda, desestimando la acción de caducidad ejercitada en reconvención. La demandante también recurre. Se estima la acción de caducidad, porque la marca en cuestión nunca fue usada en la forma exacta en que constaba registrada, pues utilizó la forma tridimensional en que consistía pero con el añadido, en el centro de la elipse situada en una de sus caras, de la denominación "Oreo", marca denominativa titularidad de Kraft. La marca denominativa se encuentra superpuesta con la figurativa, lo que supone un uso distinto de la forma en que aparece registrada. Cosa juzgada. Valoración de la prueba: no confudir con la calificación jurídica de los hechos. Incongruencia: omisión de pronunciamiento sobre indemnización de daños. Riesgo de confusión. Aprovechamiento reputación.
Resumen: La Sala examina el recurso de casación interpuesto por "J. GARCÍA CARRIÓN, S.A." contra la sentencia desestimatoria del recurso planteado contra la resolución de la OEPM denegatoria de la concesión de la marca nacional «Don Simón Funciona Max» (denominativa), para amparar productos en las clases 29 y 32 del Nomenclátor Internacional, por la oposición de, entre otras, la marca "Pascual Funciona" (denominativa).Así, tras rechazar la alegada infracción del art. 67 LRJCA por la sentencia recurrida, al entender el Alto Tribunal que aquélla dió una respuesta sucinta pero suficiente a los argumentos sustanciales formulados en la instancia, sí estima, sin embargo, la existencia de infracción del art. 6.1 b) de la Ley 17/2001, de Marcas, y de la jurisprudencia aplicable. Razona en esencia la Sala que la sentencia de instancia no valoró la fuerza individualizadora de los términos «Don Simón» y «Pascual», que identifican a dos grupos empresariales reconocidos del sector de la alimentación, y, particularmente, en la producción y distribución de productos lácteos y zumos de frutas, que atraen de forma prevalente la atención de los consumidores evitando que se genere riesgo de confusión o de asociación sobre la procedencia de los productos reivindicados, sosteniendo la fuerza distintiva escasa, en el caso examinado, del término «Funciona» y tomando en consideración el pronunciamiento de la Sala 1ª del TS al resolver el litigio entre las mismas entidades por competencia desleal (RC 614/2011
Resumen: La Sala desestima el recurso. El primer subapartado del motivo de casación, fundado en la infracción del artículo 5.1 b) de la Ley 17/2001, no puede ser acogido, pues resulta aplicable la prohibición de registro contemplado en dicha disposición, que prescribe que no podrán registrarse como marcas los signos «que carezcan de carácter distintivo», en cuanto que los vocablos que configuran la marca aspirante «no gozan de capacidad distintiva propia», ya que no tienen la suficiente fuerza individualizadora para poder determinar el origen empresarial de los productos reivindicados. En efecto, cabe poner de relieve que la prohibición absoluta de registro prevista en el artículo 5.1 b) de la Ley 17/2001 resulta aplicable en aquellos supuestos en que los signos utilizados en la configuración de la marca carecen de carácter distintivo, por no ser apropiados para cumplir la función esencial de identificar el origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos respecto de los de otras empresas. El subapartado segundo del motivo de casación denunciando la infracción del artículo 5.1 g) de la Ley 17/2001 tampoco puede ser acogido, puesto que la Sala de instancia ha realizado una interpretación adecuada de la prohibición absoluta de registro contemplada en la referida disposición legal, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos que puedan inducir al público a error (sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o del servicio).
Resumen: Sentencia congruente y suficientemente motivada. Marcas: la prohibición de registrar como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, generen un riesgo de confusión en el público -el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior-, conlleva que el juicio de los Tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, similitud, riesgo de confusión y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del Tribunal de casación. La falta de semejanza entre los respectivos conjuntos expresivos permite corroborar en casación el juicio de instancia que se basa, insistimos, en la "diferenciación" de los elementos denominativos y gráficos del nuevo signo respecto de los precedentes 'La Información' y 'Grupo la Información'.
Resumen: La notoriedad de las marcas que ostentan tal carácter supone una protección reforzada en dos aspectos: 1º) el criterio sobre el riesgo de confusión y asociación con los signos notorios ha de ser más riguroso, para evitar que signos relativamente diferentes sean sin embargo confundidos o asociados con ellos 2º) la marca notoria recibe su protección más allá del estricto ámbito comercial al que pertenece, hasta llegar a una protección general en el caso de las marcas renombradas. La protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, sin el cual no sería precisa la protección. La coincidencia del vocablo "estrella" no supone riesgo alguno de confusión entre los signos enfrentados o de asociación del origen empresarial de los mismos. Ámbitos aplicativos: inexistencia de riesgo de confundibilidad, dado que la marca solicitada denominativa tiene como elemento predominante no el término estrella, relativamente común en el sector de alcoholes, sino el adjetivo mudéjar.
Resumen: Marcas. Nombre comercial. Infracción de marca. Recurso de casación. La denominación social y el nombre comercial se desenvuelven en distintas esferas de actuación. Tienen diferente régimen jurídico y responden a funciones diversas. La denominación social es un signo de identidad personal, identifica al titular -empresario- a modo de un nombre, y con él opera en el tráfico jurídico como sujeto de derechos y obligaciones. El nombre comercial es un signo de identidad empresarial, el signo distintivo de esta actividad con aptitud para diferenciarla de otras actividades iguales o similares, y con él opera el empresario en el tráfico económico. En principio, parece claro que, de no utilizarse una denominación social como marca o nombre comercial, no existe incompatibilidad. Sin embargo, pueden darse situaciones de concurrencia con un evidente riesgo de confusión. Esta limitación del ius prohibendi al uso del signo en el tráfico económico guarda relación con el propio concepto legal de marca debe servir para identificar en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. En el conflicto entre marca o nombre comercial y denominación social lo relevante es precisar en qué ha consistido el uso de la denominación social en tráfico. El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa. Recurso extraordinario por infracción procesal. Incongruencia.
Resumen: Sentencia congruente y debidamente motivada. Los modelos y dibujos industriales y artísticos concedidos conforme al Estatuto de la Propiedad Industrial se regirán por las normas de dicho Estatuto, salvo en lo previsto por la disposición transitoria segunda de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, como sucede en materia de caducidad de los dibujos y modelos industriales, lo que determina que deba considerarse aplicable a tales dibujos y modelos la regulación establecida en los artículos 160 y 161 del Estatuto de la Propiedad Industrial, sobre la rehabilitación de las marcas, que incluyen entre los supuestos en los que se admite la rehabilitación el de la falta de pago de alguna de las cuotas quinquenales.
Resumen: La Sala estima la casación y desestima el contencioso-administrativo. Se acoge el motivo casacional relativo a la falta de congruencia de la sentencia recurrida. La falta de referencia por parte de la Sala de instancia a que la recurrente rechazaba el carácter notorio de las marcas que les atribuía la resolución administrativa no resulta decisiva en la medida en que la Sala no se apoya en dicha circunstancia para rechazar la inscripción de la marca solicitada, pues funda la denegación solamente con base en la existencia de riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial. En cualquier caso, es preciso estimar el motivo puesto que la Sala de instancia tampoco da respuesta a la pretensión subsidiaria relativa a que se concediese la marca con carácter más restringido, sólo para seguros en clase 36. Tal pretensión es claramente autónoma de la principal, consistente en la inscripción de la marca aspirante para todos los servicios de las clases 35 y 36 y no ha recibido respuesta alguna de la Sentencia de instancia pese a haber denegado la referida pretensión principal. Entre ambas marcas existe suficiente similitud como para que exista un claro riesgo de asociación que impide su convivencia en el mercado. El riesgo de asociación no supone admitir la posibilidad de apropiación de una figura de uso común, sino que en la concreta configuración de la marca solicitada, el gráfico ofrece grandes similitudes con el de la marca prioritaria, lo que supone un grave riesgo de confusión.
Resumen: La Sala desestima el único motivo de casación que había sido admitido, en el que se aducía la vulneración del artículo 6 de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), por considerarse infringidas por la Sala de instancia las reglas sobre la comparación entre marcas, al haberla efectuado entre dos envases, y no entre las marcas opuestas. Considera en esencia el Alto Tribunal que, aunque la sentencia de instancia reprodujo los envases de los productos de las respectivas mercantiles, ello resultaba irrelevante a los efectos de la comparación entre las marcas, primero, porque dichos envases recogían íntegramente los signos enfrentados. Y segundo, porque del tenor del fundamento de derecho de la sentencia que los reproducía (que resulta previamente transcrito) se deducía con toda claridad que la Sala recogió las fotos de los envases precisamente como forma de mostrar los signos en litigio, sin que de ello pudiera colegirse que no hubiera efectuado la comparación sobre los propios signos que obraban en el expediente y recogidos por las propias partes en sus escritos procesales. Por lo cual, nada objeta la Sala a la comparación efectuada por la sentencia recurrida para resolver sobre la similitud entre las marcas enfrentadas, lo que conduce a la desestimación del motivo y del recurso.
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por "FEDERICO PATERNINA,S.A." contra la sentencia desestimatoria del recurso formulado por dicha entidad contra las resoluciones de la OEPM acordando la inscripción de la marca nacional "BARBAZUL" (mixta), para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional, en concreto "bebidas alcohólicas, excepto cervezas", pese a su oposición, basada en la titularidad de sus marcas "BANDA AZUL", "FEDERICO PATERNINA OLLAURI RIOJA, ESPAÑA BANDA AZUL" y la Marca comunitaria "BANDA AZUL", registradas para proteger los mismos productos. Rechaza la Sala que se haya producido por el Tribunal de instancia una infracción del art. 6.1.a) y b) de la Ley 17/2001, esencialmente por considerar razonable la apreciación efectuada por aquel de existir diferencias denominativas, conceptuales, fonéticas y gráficas entre los signos y entendiendo que aquélla fue respetuosa con las pautas jurisprudenciales de la Sala, recordando además que no corresponde al Alto Tribunal sustituir las valoraciones efectuadas por los Tribunales de instancia sobre la apreciación de los factores contemplados en dicho precepto (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación) a la vista de los elementos fácticos y pruebas practicadas. Tampoco se aprecia la infracción del art. 8 de la citada Ley, pues la exclusión de riesgo de asociación supone el rechazo implícito del aprovechamiento indebido de la reputación de otra marca.
