Resumen: Para apreciar el registro de mala fe de la marca se requiere una voluntad de impedir a terceros el uso legítimo de un signo preexistente y que no se use con la finalidad de distinguir los propios bienes y servicios, debiendo valorar todas las circunstancias concurrentes y en concreto el hecho del uso del signo y el conocimiento de dicho uso por quien obtuvo el registro y en este caso se alega que la demandada no había utilizado antes del registro la marca, sin que sea preciso que se trate de un uso efectivo y prolongado en el tiempo o con nivel estimable en el mercado. Consta que extrabajadores de la demandada constituyeron la sociedad actora y empezaron a funcionar en el mercado utilizando la marca controvertida, constando que la demandada tiene dos marcas propias registradas que son las utilizadas de forma continuada, sin que esté probado que haya utilizado la marca que usa la actora, existiendo coincidencia temporal entre el inicio de la actividad de la actora y la solicitud de registro por la demandada, situación de conflicto laboral y utilización del signo en redes sociales, lo que supone indicios que hacen considerar que con el registro no se tenía intención de usar el signo como marca y es de mala fe. Respecto de la infracción marcaria, no es posible apreciarlo pues declarada la nulidad del derecho, tiene efectos desde su origen, por lo que no existe infracción.
Resumen: Recurso extraordinario por infracción procesal: alegación de cuestiones sobre la carga de la prueba y el error en la valoración de la prueba. Acción reivindicatoria de una marca o de un nombre comercial es diferente de la acción reivindicatoria de la propiedad (reivindicatoria impropia o sui generis); su estimación no tiene efectos ex tunc, pues quien acciona no es titular de un dominio sobre una marca registrada, sino que ostenta un mejor derecho sobre quien registró la marca con mala fe o fraude y los derechos propios del titular solo los tiene a partir de la inscripción de la sentencia estimatoria de la acción reivindicatoria (carácter constitutivo de la inscripción). Sin perjuicio del derecho reconocido a la marca notoriamente conocida, el registro de la marca es el que confiere el derecho de exclusiva, el ius prohibendi. Tras la estimación de la acción reivindicatoria, es un efecto legal la automática cancelación de las licencias, con independencia de la buena fe, y la inscripción de la titularidad. El nuevo titular pasa a ostentar los derechos de protección de la marca por actos infractores posteriores a la inscripción registral de la sentencia estimatoria de la reivindicación. Posibilidad de ejercitar otras acciones, contractuales o extracontractuales, para reclamar los perjuicios derivados de la connivencia del licenciatario con quien inscribió la marca de forma fraudulenta a su favor.
Resumen: La Audiencia no aprecia la existencia de riesgo de confusión entre la marca de la demandante y el signo que utiliza la demandada. En este caso una y otro están referidos al mismo producto (refrescos), pero la similitud de signos es muy escasa, lo que impide el riesgo de confusión en el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente; el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. Por otra parte, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior. Para determinar el carácter distintivo procede tomar en consideración los propios elementos de la marca (gráfico, fonético, etc), la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca etc. La competencia desleal cumple una función distinta a la de la protección marcaria. Sus relaciones se rigen por el principio de complementariedad relativa. Dependerá de la pretensión de la parte actora y de su fundamento fáctico, así como de la concurrencia de los presupuestos de los tipos de la ley de competencia.
Resumen: Estima parcialmente, en el único sentido dejar sin efecto las costas de la primera instancia relativas a la reconvención, confirmando la desestimación de la demanda de infracción marcaria y competencia desleal. Respecto a la marca, apellido familiar usado en una actividad desarrollada por tres hermanos desde muy jóvenes, destaca que aunque la transmisión de la empresa implica la cesión de la marca, a no ser que exista acuerdo en contrario, lo que no está probado, o que las circunstancias determinen claramente lo contrario, que es lo que acontece en el supuesto en ese proceso, dado el tiempo transcurrido entre la adquisición de las participaciones de por uno de los hermanos (diciembre 2003) y el momento en que se produce el requerimiento de cese en la utilización del único signo concedido hasta aquel momento (noviembre de 2019), aspecto que entiende relevante. Se trata de un período de 16 años en el que se ha venido utilizando indistintamente por ambos grupos familiares a través de sus respectivas entidades, mediante tiendas dedicadas a la misma actividad, en la misma zona geográfica sin que conste manifestación de conflicto, e incluso se ha venido utilizado el mismo signo en la página web y en perfiles sociales. Rechaza igualmente la acción de competencia desleal, dado que la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal y no procede acudir a la LCD para combatir conductas comprendidas en la Ley de Marcas.
Resumen: La demandante es titular de una marca internacional con efectos en España y la demandada utiliza el mismo signo como nombre de dominio y posee el registro de marca posterior. La primera usa la marca para el sector de agencia de modelos y la demandada para servicios de compañía con contenido sexual explícito. La marca de la actora se considera renombrada. Actualmente se ha superado la tradicional distinción entre renombrada y notoria. La diferencia estaba en el grado de conocimiento por el público al que se destinaba el producto (notoria) o por el público en general (renombrada). Ahora renombrada viene a coincidir con el de notoria. Cuando existe conflicto entre marcas no es preciso pedir primero la nulidad de la marca infractora. La Audiencia aprecia riesgo de confusión aunque se dirijan a sectores distintos, pues el principio de especialidad cede ante la marca renombrada. No estima que haya competencia desleal y aplica el principio de complementariedad relativa, según el cual la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos.
Resumen: Desestima el recurso de la parte actora y estima el recurso de la parte demandada contra la sentencia apelada que condenó al demandado por infracción del derecho de uso exclusivo de la marca nacional de la que es titular la parte actora y desestima las acciones de competencia desleal ejercitadas en la demanda, y en virtud del recurso desestima íntegramente la demanda. En relación a las acciones marcarias, recuerda que el sistema marcario otorga al titular del registro un amplísimo sistema de protección cuando, dentro de su defensa frente al riesgo de confusión, le brinda también protección frente al riesgo de asociación, lo que constituye un concepto jurídico indeterminado dotado de considerable amplitud, incluyendo cuando se trata de un signo que por ser semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implica un riesgo de confusión del público de carácter indirecto en virtud del cual el público atribuye ambas marcas a la misma empresa. Ahora bien, señala que es necesario que quien ejercite las acciones marcarias acredite no sólo su titularidad sino también el uso de la misma, pues la forma en que se haga uso del signo distintivo es fundamental para proceder a la comparación de los signos controvertidos, sin que en este caso exista un solo medio de prueba que justifique dicho uso al tiempo de la demanda, lo que justifica la desestimación de la demanda.
Resumen: El núcleo de la discusión está en la posible existencia de riesgo de confusión entre la marca de la demandante y la de la demandada. Un elemento esencial en marcas de escasa distintividad es el público destinatario. Ha de valorarse un examen global de la marca, teniendo en cuenta ese público destinatario así como la similitud visual, fonética y conceptual de los signos y de los productos que representan. En este caso el producto son cajas de plástico para almacenar objetos. El público es el general, con un grado de atención bajo. A su vez, la comparación de signos arroja un resultado de similitud visual baja. También la fonética y conceptual. Tampoco se dan los requisitos de los tipos de competencia desleal.
Resumen: la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en confirmar y actualizar o, si fuera necesario, rectificar el criterio sentado en las sentencias de 24 de septiembre de 2018 (RCA 5395/2017 y RCA 5647/2017) y de 4 de octubre de 2018 (RCA 6064/2017 ), en relación con los requisitos para que sea operativa la protección que confiere el artículo 8.1 LM en su redacción vigente, relativo a las marcas renombradas.
Resumen: Se analiza a efectos de caducidad, si el uso de un signo denominativo como integrante del signo mixto supone un uso por el titular de la marca, cuando aquel uso está amparado por un contrato de cesión a precario del demandado a favor de la demandante y en concreto si cada vez que se hace uso del signo mixto denominativo y gráfico, el demandado está haciendo uso en el mercado de su signo y registro denominativo, aun cunado el uso del mixto esté registrado con ambos elementos a favor de la demandante y de modo previo a la titularidad del demandado. El Tribunal, valorando que la sociedad no ha sido nunca titular de la marca denominativa, que esta marca es anterior al resto de marcas que sucesivamente se fueron registrando y la existencia de contratos suscritos entre las partes de la marca denominativa, avala el uso de la marca, pues se firman los contratos para poder utilizar la marca denominativa, que en realidad la mercantil ha utilizado como se deduce de los catálogos, web, etc. y además, el uso del signo mixto significa la utilización del denominativo pues no difiere de la forma de la denominación registrada, por lo que no existe falta de uso a los efectos de caducidad.
Resumen: La actora es titular de una marca nacional mixta otorgada para la clase 35 y la demandada solicitó ante la OEPM el registro de un signo mixto para servicios de la clase 35 que fue denegado al haberse opuesto la actora y apreciarse identidad aplicativa y alta semejanza denominativa y gráfica generadora de riesgo de confusión. En el recurso se niega el riesgo de confusión, señalando el Tribunal que la comparación, a efectos de infracción, debe hacerse entre la marca registrada por la actora y para los servicios que ha sido concedida con independencia del uso que pueda hacerse de ella, con el signo empleado por la demandada para distinguir los servicios que presta, puesto que el registro de la marca confiere el derecho a prohibir a tercero el uso de cualquier signo, idéntico para productos o servicios similares, signos semejantes para productos o servicios idénticos o similares y en cualquiera de estos supuestos que la utilización implique riesgo de confusión que comprende el de asociación. La apreciación de similitud debe fundarse en la impresión de conjunto, teniendo en cuenta en particular, sus elementos distintivos y dominantes y únicamente cuando una marca compuesta esté dominada por uno o varios de sus componentes resultando el resto insignificantes, puede basarse la similitud exclusivamente en el componente dominante. En este supuesto se analiza la impresión de conjunto que es diferente y se comparan los elementos gráficos y fonéticos, desestimando la similitud.
