Resumen: En la infracción de un derecho de marca estará legitimada pasivamente quien realiza los actos que se consideran contrarios al uso exclusivo de la marca. Cuando es una sociedad será esta y no la persona física que actúa por ella la legitimada pasivamente; pero si ambas realizan actos contrarios al derecho de marca, ambas pueden ostentar esa legitimación. Entiende la Audiencia que no existe infracción del derecho de uso exclusivo de la marca. La demandada colaboró durante años con el titular de la marca. Una vez que desapareció esa colaboración, la demandada fue requerida por el titular del registro y cesó en el uso del mismo. Por lo que considera el tribunal que no ha existido infracción de la marca. Además, para que haya infracción la actividad ilícita ha de comportar afectación de alguna de las funciones de la marca. Cuestión que no se ha acreditado.
Resumen: La sentencia estima la acción de la parte actora, titular de la marca registrada y admite que la demandada inscribió la suya de mala fe, puesto que conocía la titularidad de la actora ya que sabía que quien actuaba con la marca era licenciataria de la titular de dicha marca. No puede la demandada, ajena al contrato de licencia desconocer o impugnar la validez de un contrato entre terceros (licenciante y licenciataria). En todo caso, la legitimación para la acción de nulidad por registro de mala fe es muy amplia. El hecho de no haber realizado oposición ante la OEPM no le impide ejercitar la acción judicial, pues aquello no constituye requisito de procedibilidad. En cuanto al registro de mala fe hay que tener en cuenta las circunstancias existentes en el momento del registro, el conocimiento que tuviera el que registra del uso dado por tercero al signo registrado, así como la protección jurídica de la que goza el signo de ese tercero y, en su caso, la intención de menoscabar o impedir al tercero el uso el signo que venía utilizando. En este caso la prueba ha demostrado que la finalidad del demandado fue la de hacerse con la reputación de la marca de la actora. Por lo que sí hay registro de mala fe.
Resumen: Se plantea la nulidad de la marca mixta de la demandada, que contiene un elemento denominativo "asgaya", que en asturiano significa "en abundancia". Considera la actora que existe riesgo de confusión y asociación con su marca; ambas destinadas al mundo de la hostelería. Discrepa la demandada de la existencia de ese riesgo, aludiendo a la importancia del elemento gráfico frente al denominativo. El riesgo de confusión consiste en que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas. La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. En las marcas mixtas, el elemento denominativo es considerado, en principio, como el más distintivo. Además, en el caso concreto la marca de la actora sólo es denominativa. Lo que supone riesgo de confusión. Tampoco es óbice para ello que el término "Asgaya" sea un concepto del bable, puesto que tal lengua no puede considerarse de conocimiento general por el público destinatario de los servicios de hostelería que ofertan ambas partes litigantes.
Resumen: La parte actora que desarrolla su actividad como taller de joyería de plata y esmalte al fuego de carácter fundamentalmente artesanal y que usa la marca notoria no registrada "CELTIA ORFEBRES" y es titular del nombre de dominio "celtiaorfebres.es", ejercita con carácter principal acción reivindicatoria, puesto que la demandada tiene registrada la marca para metales preciosos y productos derivados, entendiendo que existe riesgo de confusión y que la demandada ostenta la marca para productos y servicios que nada tienen que ver con su objeto social, por lo que intenta bloquear la actividad de la actora. El Tribunal, aun cuando se alegaba que la actora no hacía uso efectivo de la marca que reivindica, entiende, como lo hizo la sentencia apelada, que existen certificados de instituciones relevantes en el sector que acreditan el uso efectivo de la marca, incluso antes de la constitución de la sociedad actora, lo que permite apreciar continuidad en el uso. Los términos de la comparación deben hacerse entre el signo usado y el registrado, sin que se requiera identidad absoluta pues puede ser usado de forma diferente a como fue registrado siempre que el cambio afecte a elementos secundarios. Respecto del registro de mala fe, teniendo en cuenta que la demandada no se dedica a este sector y que en cuanto obtuvo el registro remitió requerimiento a la actora para impedir el uso, existe mala fe o voluntad de aprovechar el esfuerzo ajeno.
Resumen: La sentencia apelada señala que la demandada es titular de un signo semejante a los registrados por la actora, siendo similares también las actividades que identifican, y se analiza la nulidad relativa interesada, por producir riesgo de confusión que conlleva el de asociación, existiendo prohibición de registro de la marca en estos casos. Los requisitos para que la acción prospere son: 1) que exista identidad de signos y de productos o servicios; 2) identidad de signos y similitud de productos o servicios. 3) identidad de signos y similitud de productos o servicios que entrañe riesgo de confusión. 4) similitud de signos y similitud de productos y servicios, que entrañe riesgo de confusión. La inclusión de un producto o servicio en una determinada clase del nomenclátor sólo es un factor secundario, pues debe atenderse a los concretos productos o servicios protegidos por las marcas. La comparación de signos debe basarse en la impresión de conjunto teniendo en cuenta sus elementos distintivos y dominantes: no puede compararse un componente de una marca compuesta con otra marca, deben examinarse cada una en su conjunto, salvo que todos los componentes de una marca resulten insignificantes ya que en ese caso deberá valorarse el componente dominante. Se señala que limitándose en la demanda la solicitud de nulidad a los productos de cierta clase, no puede ser extendido a otros aunque se invoque el carácter notorio.
Resumen: La Audiencia considera que no existe actuación contraria a la legislación de marcas ni de competencia desleal por parte de la demandada y del cesionario de ésta por el uso de nombres de dominio iguales a las marcas de la demandante, porque esta era perfecta conocedora de la actuación de la demandada que, a la sazón, era y seguía siendo su comercializadora. Las pruebas han demostrado el perfecto conocimiento de la actuación de la demandada sin haber opuesto nada al respecto. El mismo argumento sirve para los tipos de competencia desleal. En la misma situación está el cesionario de los derechos de la distribuidora de la actora (la demandada), por lo que el consentimiento de la titular de las acciones lleva, de nuevo, a la desestimación de la demanda. Por otra parte, la inscripción de la marca MASGLE por parte de este último considera la Audiencia que no supone riesgo de confusión frente a la marca MASGLO de la actora.
Resumen: La sentencia aborda la pretensión de declaración de caducidad de una marca internacional por falta de uso. Quien solicita esa caducidad es el administrador de una sociedad que fue licenciataria de la marca y titular de marca nacional similar. En cuanto a la legitimación activa la sentencia recuerda que el criterio es de amplitud, dada la naturaleza de los principios privados y públicos que se protegen, pero se exige una explicación de las razones por las que se insta la nulidad. En este caso la legitimación únicamente existiría respecto a las clases de productos o servicios que colisionarían con los protegidos por la marca demandada, no con el resto. En cuanto al uso de la marca, este ha de ser efectivo y real , no meramente conservativo o simbólico y respecto a los productos que la marca protege. Uso que ha acreditado la parte demandada.
Resumen: El cómputo de la indemnización para el titular de la marca objeto de violación en el caso de que sean las conductas previstas en el art. 42.1 LM (responsabilidad objetiva), se inicia desde que estas comenzaron y no más allá de los cinco años anteriores a la reclamación (art. 45.2 LM). Tratándose de conductas del art. 42.2 LM (responsabilidad subjetiva), el cómputo se hace desde el requerimiento de cese al infractor o desde el momento en que se acredite su culpa o negligencia, la cual se presume si la marca infringida es notoria. Esto es, fuera de los casos de responsabilidad objetiva y salvo que se acredite la culpa o negligencia anterior al requerimiento, el infractor responde de los actos de infracción posteriores al requerimiento. En el caso, el titular de la marca requirió al infractor para que cesara, lo que es irrelevante en cuanto a la cuantificación de la indemnización porque fundó su pretensión en las conductas previstas en el art. 42.1 LM (art. 34.3 a) y f) LM). Tanto el juzgado como la Audiencia partieron de la existencia del requerimiento previo para justificar el cumplimiento del presupuesto de la acción de indemnización sobre la base de una improcedente interpretación del art. 42.2 LM y que hacía irrelevante la determinación del momento en que la conducta infractora era merecedora de la responsabilidad indemnizatoria.
Resumen: Las partes consideran existe infracción de los signos del contrario que utilizan para distinguir el servicio de transporte por carretera y aunque en un proceso anterior se apreció caducidad por tolerancia de la marca comunitaria titularidad de la actora, ahora es irrelevante pues fue cancelada en 2010 y lo posterior no está afectado por el pronunciamiento. En cuanto al retraso desleal, requiere además de un dilatado periodo sin ejercitar acción, que existan actos que demuestren renuncia a la acción y aquí no concurren. Respecto del nombre comercial, se alega riesgo de confusión, si bien confrontados los signos no se aprecia, pues el de la demandada tiene una especial disposición gráfica y su impresión en conjunto difiere considerablemente del nombre comercial de la actora, sin que la fuerza distintiva del término Santos sea excesiva pues es un apellido común; por otro lado uno utiliza en la actualidad camiones cisterna y el otro no y el tipo de cliente que utiliza los servicios de ambos es diferente y uno de ellos cualificado.
Resumen: Confirma la sentencia apelada que declaró la vulneración de los derechos de propiedad intelectual de la actora y la nulidad de las marcas registradas por la demandada por registro de mala fe. Recuerda que la finalidad económica de las marcas es distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios en el mercado para los que se ha registrado; otorgan a su titular la posibilidad de impedir el uso de signos idénticos o similares para productos o servicios idénticos o similares y requieren, para su obtención y protección, salvar ciertas prohibiciones absolutas y relativas de registro. Frente a ello, la propiedad intelectual recompensa a los creadores de obras intelectuales (literarias, científicas o artísticas) mediante el reconocimiento a los mismos de un monopolio económico (los derechos de explotación) y también moral, prohibiendo el plagio de la obra. Tras ello, reconoce que nuestro ordenamiento jurídico, al igual que el sistema europeo, es un sistema de acumulación de protecciones, vía propiedad industrial y vía propiedad intelectual, pero considera que dicha acumulación de protecciones no es sistemática sino que debe ser una excepción, dado que de generalizarse se daría una sobreprotección de ciertas creaciones y el vaciado de la normativa del diseño industrial, especialmente en cuanto a la muy dispar duración de los derechos económicos.
