Resumen: Se plantea una cuestión entre signos distintivos, fundamentalmente marcas, por infracción de las mismas, con reconvención de la parte demandada alegando, entre otras cuestiones, la caducidad por falta de uso. Reconoce la legitimación de la licenciataria, pues no exige la inscripción en le Registro, yendo además en la misma posición que la concedente de la licencia. Distingue entre la nulidad de la marca por no cumplir la función de diferenciar los productos de los de los competidores de la nulidad por no uso efectivo en el plazo de 5 años. La marca se puede inscribir para un uso posterior; si no es así, caduca. La marca de garantí hace referencia al servicio de control y certificación de un determinado nivel del producto. Si no se refiere a eso, sino a productos y estos no ha sido objeto real de la marca, esta caduca. En cuanto a la infracción de marca por confusión, sólo cabe acudir a ese argumento y no al refuerzo de ser marca renombrada si no se utilizó esta causa en la petición inicial. Expone los principio s atener en cuenta para la apreciación del riesgo de confusión. Entre ellos el grado de distintividad de los signos y la mayor o menor similitud de los servicios o productos protegidos. Recuerda los criterios aplicables respecto a la indemnización, así como para la destrucción de productos o la publicidad de la sentencia.
Resumen: La demandante, titular de una marca registrada, demanda por infracción la demandada por el uso del mismo signo para distinguir en el mercado productos o servicios similares a los que protege la marca (hospedaje). La demandada posee un nombre de dominio que dice ser anterior al del registro de la marca de la parte actora. Alega la demandada prescripción de la acción por tolerancia; es decir, por consentir el uso de ese signo durante 5 años por el titular del derecho anterior. Pero esta prescripción no tiene lugar cuando el tolerante no es prioritario en el registro. No existe retraso desleal en el ejercicio de la acción marcaria, puesto que la demandada fue requerida por 2 veces para la cesación del uso del signo confundible con la marca. La sentencia sí que considera probado que la demandada ha utilizado el signo no sólo como denominación social, sino como marca. De hecho ha intentado registrarla como tal y la usa como nombre de dominio. En este punto, analiza el riesgo de confusión. Que puede existir aunque los servicios que amparan uno y otro n o sean exactamente los mismos. Señala los requisitos del riesgo de confusión. Los elementos denominativos son idénticos, no similares, por lo que carece de trascendencia que sean poco relevantes en el conjunto del signo. Concluye que sí existe ese riesgo. No concede indemnización ante la falta de prueba de los elementos de los perjuicios. No concede la publicación de la sentencia, pues carece de finalidad resarcitoria en este caso.
Resumen: Desestima el recurso y confirma la sentencia que estimó la solicitud de modificación de patente. Recuerda que la posibilidad de autolimitar el ámbito de protección de las reivindicaciones en el marco de un procedimiento nacional de nulidad de patente se configura como un mecanismo de defensa para superar las causas de nulidad invocadas por el demandante. La vigente Ley de Patentes de 2015 introduce la posibilidad de revocar o limitar la patente en el art. 105 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y regula el procedimiento ante la Oficina, sin perjuicio de la remisión al art. 120 LP cuando esté pendiente un procedimiento judicial sobre la validez de la patente. Y asimismo, prevé la posibilidad de que esta limitación se solicite dentro del propio litigio en materia de patentes ante el Tribunal que esté conociendo del mismo (arts. 119 y 120.3 LP). Dicha solicitud de limitación de la patente incide no sólo en los aspectos procesales de la limitación (cambia el objeto del proceso), sino también y de forma particular en los aspectos sustantivos y en el alcance de la decisión que haya de tomarse sobre la petición de limitación, de manera que el juicio sobre la validez de la patente recae exclusivamente sobre la patente limitada, no sobre la patente original, que quedará al margen del proceso implicando una auténtica renuncia a la patente original, que queda sin efecto o deja de existir al quedar sustituida por la patente modificada.
Resumen: La causa de denegación de la inscripción de la marca en la OEPM es la coincidencia con las marcas opositoras. No sólo por los productos a los que está destinada, que coinciden con los de aquéllas, sino también desde el punto de vista gráfico denominativo. En definitiva, aprecia riesgo de confusión. Basándose en la impresión de conjunto en relación con la apreciación que tendría un consumidor medio de ese tipo de productos. Se trata de una marca de "posición", que se asemejan a las figurativas y tridimensionales, puesto que tienen por objeto la aplicación de elementos figurativos o tridimensionales a la superficie de un producto. Otras marcas del impugnante que pretenden establecer una prioridad respecto de las de los oponentes o no estaban registradas en España o su reconocimiento en Francia más bien se debe a un pacto con un tercero.
Resumen: En el caso enjuiciado el signo solicitado "CAMINDUERO" evoca la denominación de origen protegida "RIBERA DEL DUERO", ya que, no solo incluye una parte de la denominación de origen muy característica "DUERO", sino que incorpora un término geográfico conceptualmente similar a RIBERA "camino". La evocación se aprecia, especialmente, a la vista de los servicios para los que solicita la marca, vinculados a actividades relacionadas con el vino, a prestar, precisamente, en el entorno del valle del río Duero: "vinos amparados por la Denominación de Origen Ribera de Duero".
Resumen: La OEPM desestimó la oposición para la inscripción de una marca, inscribiéndola por considerar que existían suficientes diferencias como para no incurrir en riesgo de confusión. La Audiencia realiza una comparación entre los signos enfrentados y lo hace teniendo en cuenta la impresión de conjunto, sin descomponer la unidad fonética o gráfica de los mismos. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. Sin olvidar que los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas. Tienen un elemento denominativo igual y central. Aunque hay diferencias gráficas, sigue siendo relevante la atracción de la mención coincidente. Además los servicios que tratan de proteger ambos son prácticamente los mismos. Por tanto, resulta bastante probable que un consumidor medio de este tipo de servicios asociará el origen empresarial de ambas marcas, estableciendo conexión entre las mismas.
Resumen: Desestima el recurso interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que acordó denegar la marca solicitada por la parte actora. Rechaza la demanda dado que aprecia la existencia de riesgo de confusión dado que existe una una identidad total en el elemento esencial de la denominación (WONDER), siendo el término FISH (adicionado al propio de la marca de la demandante) claramente secundario. Ello viene determinado porque se trata de un nombre común (aunque en idioma inglés) evocando que se trata de un producto del mar (pescado) y resultando equívoco (puesto que el producto comercializado con la marca registrada es, precisamente, pescado ahumado) y sin mención alguna a que se trate de un cefalópodo (pulpo) que es el producto de la demandante. Añade que los productos amparados por las marcas en conflicto comparten espacio en los centros de distribución (productos refrigerados con origen marino), y están incluidos en idéntica clase identificativa, de modo que la coincidencia denominativa sí es susceptible de generar confusión sobre el origen de ambos productos o la creencia errónea relativa a que son productos de igual procedencia comercial e, incluso, una segunda gama de productos de la misma marca. Recuerda que en la comparación entre marcas mixtas, como regla general debe primar el elemento denominativo y solo de manera excepcional será relevante el elemento gráfico o figurativo.
Resumen: La OEPM denegó el registro- de marca figurativa para determinadas clases por oposición de una entidad que tiene registrada marca prioritaria con la que podía generarse riesgo de confusión y en el recurso se pone de manifiesto que se ha alcanzado un acuerdo con la mercantil que presentó oposición que es posterior a la resolución de la OEPM y por eso debe tenerse en consideración en trámite judicial. El riesgo de confusión es uno de los supuestos legales de prohibición relativa de registro y depende para su aplicación de que un tercero legitimado formule oposición a la solicitud de marca por ser el interés que se protege de carácter privado. La oponente en este caso presentó escrito retirando la oposición al registro de marca y no ha formulado oposición en el recurso, tal y como se había comprometido en el acuerdo alcanzado entre partes, por lo que el Tribunal considerando el interés digno de protección y que no existe ya oposición pues los empresarios consideran que los signos pueden coexistir, estima el recurso, considerando procedente el registro de la marca para las clases para las que había sido denegada, pues el hecho de haberse alcanzado acuerdo después de la resolución administrativa no se considera determinante al no haber alcanzado todavía firmeza, citando precedentes judiciales que han adoptado igual decisión, valorando que ya no existe óbice para el registro, aunque por circunstancia que no pudo tenerse en consideración en la resolución recurrida.
Resumen: El concepto de uso efectivo requiere que la marca se utilice de acuerdo con su función esencial que consiste en garantizar al consumidor o usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa sin confusión respecto de otros, habiéndose considerado que una marca que no se utiliza es un obstáculo para la competencia, pues limita a los demás la posibilidad de utilizar el signo u otro similar y también afecta a la libre circulación de mercancías y prestación de servicios. La prueba de uso debe referirse a los concretos servicios que en el procedimiento de oposición son discutidos cuando el registro se refiere a una categoría amplia de productos y servicios y admite subcategorías, pero si el registro es muy concreto, la prueba del uso efectivo de la marca cubre toda la categoría registrada. En este caso consta probado el uso efectivo de la marca anterior para los servicios de la clase controvertida, por lo que la denegación del registro de la marca posterior es procedente por existir riesgo de confusión.
Resumen: Infracción de una marca renombrada: promoción en la que uno de los premios del sorteo en que se participaba con la adquisición del servicio ofertado por la demandada, era una tarjeta regalo por valor de 1.000 euros de ZARA. En el caso se infringe la jurisprudencia sobre el alcance de protección de la marca renombrada, sin que la conducta pudiera ampararse por una limitación del uso descriptivo de la marca del art. 37 LM, en la redacción aplicable al caso, que es la anterior a la reforma introducida por el Real Decreto ley 23/2018, de 21 de diciembre, y que determinaba el límite de un uso de la marca en el tráfico económico realizado por un tercero, conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, solamente cuando tal uso de la marca sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por ese tercero. En la medida en que el uso que la demandada hacía de la marca ZARA no respondía a esta función, no estaba amparado por el reseñado límite del derecho de marca. Regalía hipotética: juicio hipotético cuya finalidad no es ajustarse al importe exacto que hubiera podido cobrar el titular de la marca por conceder la licencia, sino indemnizar con una cantidad que cubra esa suma calculada estimativamente. El perjuicio al prestigio de la marca debe justificarse.
