Resumen: Desestima el recurso y confirma la sentencia apelada que estimó la acción reivindicatoria de unas marcas registradas a nombre del demandado. Recuerda que la acción reivindicatoria de una marca constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual. Dentro de dicha acción tienen cabida los registros de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. A través de dicha acción se pretende hacer coincidir la realidad registral con el mejor derecho extrarregistral sobre el signo cuyo registro como marca se ha solicitado o concedido. El actor debe de demostrar que ha usado el signo anteriormente, y que resulte probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante, el cual se produce no sólo cuando quien solicita el registro como marca del signo que venía siendo usado por el demandante pretende beneficiarse de la posición obtenida por éste en el mercado, sino también cuando pretende obstaculizar, mediante el registro del signo a su nombre, la actuación del demandante que venía utilizando el signo, de manera que quien acciona no es titular de un dominio sobre una marca registrada, sino que ostenta un mejor derecho sobre quien registró la marca con mala fe o fraude, lo que le legitima para la subrogarse en la titularidad registral.
Resumen: La prohibición de registro exige que exista ente la marca anterior y la posterior, identidad o semejanza de los signos, identidad o similitud de los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión que incluye el de asociación en el público consumidor. El riesgo de confusión existe cuando el público puede creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. En este caso el signo solicitado utiliza un elemento gráfico que integra una marca anterior y el elemento denominativo no ofrece suficiente distintividad ni excluye el carácter dominante del gráfico, por lo que existe identidad conceptual. El consumidor compara con la imagen imperfecta que tiene en su memoria, recordándose más fácilmente las características dominantes y más distintivas. Debe realizarse una valoración de conjunto sin excluir el examen de cada uno de sus componentes para determinar los elementos dominantes. El público relevante es el consumidor medio de la categoría de productos de que se trate, que normalmente está informado y es razonablemente atento y perspicaz. En este caso existe similitud del ámbito aplicativo del signo y de sus componentes, existiendo una alta semejanza al ser predominante el elemento gráfico y su significado, pudiendo confundirse el origen empresarial, por lo que existe riesgo de confusión.
Resumen: Familia o serie de marcas: en el caso, por la intensidad del uso realizado de los nueve signos de los demandantes, aunque identifiquen dos centros comerciales, se considera suficiente para apreciar a los efectos del juicio de confusión que se trata de una familia de marcas, y que el signo de la demandada, en atención a los servicios a los que se aplica, que coincide exactamente con los mismos de las marcas de las demandantes, genera un riesgo de confusión. Aunque las marcas de las demandantes en las que se incluye las denominaciones La Roca Village y Las Rozas Village se componen de dos elementos con escaso carácter distintivo, pues las referencias geográficas añadidas en cada caso al termino «Village», en principio, intrínsecamente no aportarían gran distintividad a la marca, el uso de esas marcas les ha reportado un fuerte carácter distintivo por la notoriedad de que gozan entre el público. Y esto es lo esencial: la notoriedad de esas marcas, que por su estructura y uso pueda hablarse de una serie o familia de marcas, y que el signo denominativo empleado por la demandada, aplicado a los mismos servicios, reproduzca la misma estructura, con la coincidencia del elemento Village, que ha adquirido gran distintividad aplicado a ese tipo de servicios (grandes centros comerciales de outlet), han contribuido a apreciar el riesgo de confusión para un consumidor medio respecto del origen empresarial de estos centros comerciales, al dar a entender que si no es común, al menos existe.
Resumen: Desestima la impugnación realizada contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de denegar la inscripción de tres marcas pretendida por la parte actora. Recuerda que el alcance de la resolución de la AP debe limitarse a la revisión de la resolución dictada por la OEPM en los mismos términos en que se dictó, lo que excluye, evidentemente, las cuestiones suscitadas con posterioridad. Señala que la situación jurídica objeto del procedimiento parte de la existencia de dos marcas que gozan de protección registral y, entre las posibilidades que esta situación jurídica comporta, está la de oponerse al registro de las que considere invaden o pueden generar confusión con las propias, por lo que la alegación de mala fe exige el planteamiento de la acción de nulidad de las marcas inscritas, lo que no fue suscitado ante la OEPM. Rechaza la consideración de marca renombrada, porque no se especifica cual de las marcas tiene tal carácter, ni dicha utilización puede considerarse como uniforme. Respecto a la compatibilidad de las marcas en conflicto destaca que los signos confrontados tienen una identidad total en el elemento esencial de la denominación, pese a las diferencias en la proyección gráfica utilizada, pues para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual, pero los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo.
Resumen: Se interpone recurso contra la resolución de la OEPM que deniega la solicitud de patente por falta de actividad inventiva, pues las características técnicas que diferencian la invención y el estado de la técnica mas cercano no son relevantes y en todo caso interesa de forma subsidiaria el cambio a modelo de utilidad. Legalmente se establece que una invención implica actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto, debiendo ser valorada la invención en su conjunto. El experto en la materia es una figura hipotética a la que se suponen competencias normales en el ámbito de la técnica de que se trate y que está al corriente de lo que era conocimiento general común en la fecha de presentación de la solicitud. En este caso el problema técnico que con la invención se pretende solucionar, habría sido resuelto por el experto combinando los conocimientos anteriores y el general común, por lo que no existe invención. Para solicitar el cambio de modalidad de propiedad industrial debe hacerse antes de la finalización del plazo otorgado al solicitante para contestar a la última oportunidad de subsanación prevista en el examen sustantivo y en este caso ya venció, por lo que no puede acogerse la solicitud.
Resumen: Acciones basadas en la infracción de un marca UE. La demandada se opuso a la demanda y anunció que iba a interponer una demanda de nulidad de la marca del demandante ante la oficina europea (EUIPO). En la audiencia previa del procedimiento de infracción marcaria, la demandada presentó una copia de la petición de nulidad de la marca presentada ante el EUIPO, pero no solicitó la suspensión del procedimiento de infracción marcaria. En primera instancia se estimó sustancialmente la demanda de infracción marcaria. La sentencia fue recurrida en apelación y durante su tramitación la demandada-apelante aportó la Decisión de la División de Anulación de la EUIPO de 28 de mayo de 2020 que declaraba la nulidad absoluta de la marca de la demandante. La Audiencia consideró que al no ser firme la Decisión de anulación, no podía incidir en la resolución del recurso y desestimó el recurso de apelación al apreciar la infracción. La demandada formula recurso por infracción procesal y casación. La sala estima el recurso por infracción procesal. Interpreta el art. 132 del Reglamento sobre marca de la UE y considera que el tribunal de la marca de la UE que conoce de la demanda de infracción, si le consta que se ha pedido la nulidad de la marca que se invoca infringida, debe suspender de oficio el procedimiento antes de dictar sentencia. Se remiten los autos a la Audiencia para que mantenga en suspenso el fallo hasta la firmeza del procedimiento de nulidad de la marca.
Resumen: Se deniega por la OEPM el registro de la marca solicitada por incurrir en la prohibición absoluta del art. 9.1.b) de la ley 17/2001 de Marcas, con el que se pretende proteger los derechos de personajes públicos que han adquirido notoriedad. El actor argumenta que el término cuyo registro pretende es un término usual y tiene varios significados y no existe riesgo de asociación, pues la marca no se refiere al nombre artístico al que la resolución hace referencia y no existe similitud entre los servicios solicitados, pues uno es para restauración y otro del sector musical. El art. 9.1.b) prohíbe registrar como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante, y con eso se impide lesionar los legítimos intereses del personaje y evitar que el público asocie los productos o servicios con el personaje. En este supuesto el término no es de uso exclusivo del personaje, ya que es un término de uso común asentado desde antiguo y no puede considerarse que el publico asocie este término con el músico que lo utiliza al que además no puede atribuírsele un conocimiento general y sí solo de un sector del público juvenil que sigue sus creaciones, por lo que no se considera incursa la marca en la prohibición analizada.
Resumen: Se discute la legitimación activa porque el titular de la marca es distinto de la parte actora y alega que hubo cesión estando únicamente pendiente de inscripción en el Registro de Marcas, pues ya presentó la correspondiente solicitud. El Tribunal establece que la Ley de Marcas consagra el principio de oponibilidad según el cual, para que el cambio de titularidad de un registro de marcas o la transmisión de derechos derivados del mismo produzca efecto contra tercero deberá inscribirse en el Registro de Marcas, habiéndose interpretado jurisprudencialmente en el sentido de considerar que el ámbito del art. 46.3 LM se limite a los supuestos de conflicto entre dos títulos incompatibles para dar amparo preferente al que los inscriba, por lo que cuando consta acreditada la cesión y se ha presentado solicitud de inscripción antes de la demanda, la legitimación no puede ser negada. La infracción del derecho de marca exige uso no autorizado respecto a productos o servicios idénticos o semejantes que pueda producir riesgo de confusión en el consumidor, pudiendo considerar que provienen de una misma empresa, por lo que incluye riesgo de asociación. En este caso no está acreditado que la demandada utilice el signo controvertido para ofrecer los mismos servicios que desarrolla la actora. Se resume la Doctrina jurisprudencial sobre el principio de complementariedad relativa relacionando las infracciones marcarias con las que se basan en la Ley de Competencia Desleal.
Resumen: La OEPM concedió la marca impugnada al considerar que no existía riesgo de confusión. Se alega que concurre la prohibición del art. 6.1b) al ser el ámbito de aplicación el mismo y en la impresión de conjunto debe prevalecer los términos que presentan similitud desde el punto de vista fonético, conceptual y visual. El Tribunal resume que son tres los requisitos que deben concurrir para que se estime la prohibición de registro, la identidad o semejanza de los signos, la identidad o similitud de los productos o servicios y la existencia de riesgo de confusión que incluye el de asociación. El riesgo de confusión existe cuando el público puede creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente, esto es, incluye el riesgo de asociación, y su existencia debe apreciarse en la impresión de conjunto, teniendo en cuenta sus elementos distintivos y dominantes y en la comparación de marcas mixtas prevalece el elemento denominativo. En este caso los términos denominativos son iguales o muy similares y aun cuando en el signo solicitado se añade un término secundario no aporta especial distintividad. Fonéticamente, desde el punto de vista conceptual y en el ámbito aplicativo respecto de una clase existe similitud por lo que la denegación es procedente y no así respecto del registro para clase distinta.
Resumen: La Audiencia estudia el posible riesgo de confusión entre marcas y signos con los requisitos del TJUE: 1) el público pertinente; 2) la comparación de los signos en los planos fonético, gráfico y conceptual a los efectos de su identidad o similitud; 3) la comparación de los servicios designados por las marcas de la actora y los servicios designados con los signos infractores a los efectos de su identidad o similitud; 4) el carácter distintivo intrínseco o extrínseco de las marcas de la actora; 5) la posible aplicación del elemento de la interdependencia. En este caso hay similitud en lo signos así como en los servicios que protegen; por lo que hay riesgo de confusión en el consumidor de ambos productos (consumidor medio) al poder relacionarlos con un mismo origen empresarial. Protección de la marca renombrada. El renombre supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente, que debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria la conoce. Por eso se exige un menor grado de similitud para apreciar el riesgo de confusión. Uno de los efectos de esa confusión es la dilución de la distintividad de la marca, debilitando su prestigio en el mercado. Se aplica el criterio de indemnización del 1% de la cifra de negocio, en vez de la regalía hipotética, que parece desproporcionada cuando las actividades de ambas no son muy parecidas. Prescripción: daño continuado.
