Resumen: Asunto C-392/25, Bodegas Sanviver. Vía procedimental que dispone el demandado para impugnar la validez de la marca que fundamenta la acción de violación. Impugnación de la validez de la marca del demandante mediante una demanda reconvencional en un procedimiento de infracción marcaria. En el litigio que se plantea entre VEGA SICILIA, titular de la marca de la Unión Europea (MUE) "UNICO" para vinos, y SANVIVER, que comercializaba un vermut bajo el signo "ÚNICO" se ejercita una acción por violación de la marca. La demandada SANVIVER contestó negando la infracción y además presentó una solicitud de nulidad de la marca ante la EUIPO. La sentencia de primera instancia estimó la infracción y en apelación, SANVIVER aportó la decisión de la EUIPO que anulaba la marca, pero el tribunal confirmó la sentencia de primera instancia, considerando que la falta de firmeza de la decisión de nulidad no condicionaba la resolución, pues la presunción de validez de la marca se mantiene salvo que se impugne mediante demanda reconvencional ante el tribunal de marcas. Interpuesto recurso de casación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo se admite en parte el recurso y se deja sin efecto la sentencia de apelación, con la suspensión del procedimiento hasta que la resolución de nulidad fuera firme. La Audiencia que recibe el procedimiento plantea cuestión prejudicial y pregunta al TJUE si el demandado, una vez iniciado el procedimiento de infracción, puede presentar solicitud de nulidad o caducidad ante la EUIPO con efecto suspensivo, cuando podría haber presentado demanda reconvencional ante el tribunal de marcas. El tribunal analiza que la normativa prevé dos vías para solicitar nulidad o caducidad: demanda reconvencional ante el tribunal o solicitud ante la EUIPO, ambas con efectos erga omnes. Sin embargo, duda si la única vía válida tras iniciado el procedimiento judicial es la demanda reconvencional, pues considera que la suspensión del procedimiento judicial solo procede si la solicitud ante la EUIPO se presentó antes del inicio del proceso judicial. La demanda reconvencional evita procedimientos paralelos y dilaciones, garantizando economía procesal y evitando resoluciones contradictorias, conforme a la jurisprudencia del TJUE. Se invocan los derechos fundamentales a la propiedad intelectual, buena administración y tutela judicial efectiva en apoyo de esta interpretación. Se plantean al TJUE tres cuestiones prejudiciales sobre la posibilidad y efectos de la solicitud de nulidad o caducidad ante la EUIPO una vez iniciado el procedimiento judicial de infracción, y el momento procesal en que podría presentarse.
Resumen: Desestima el recurso y confirma la sentencia que estimó la demanda y declaró la nulidad de una marca española por mala fe en su registro. Tras destacar los antecedentes del caso y la anulación de la misma marca por la OEPM, recuerda que el concepto de "mala fe" presupone una actitud o una intención fraudulenta, a efectos de su interpretación debe tenerse en cuenta el contexto particular del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico. En este sentido, las normas de la Unión en materia de marcas tienen por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia, basándose la nulidad en la intención de obtener un fin diferente a los que corresponden a la función de la marca. La mala fe debe de concurrir en el momento de presentación de la solicitud del registro de la marca, apreciándose globalmente en atención a todos los factores concurrentes. En este caso, la pretensión al registrar no era otra que aprovecharse de la fama mundial como futbolista del titular de diversas marcas europeas, con clara intención de bloqueo y obstaculización, en perjuicio de la proyección comercial del nombre del actor.
Resumen: Estima el recurso de casación presentado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro, lo que lleva a la anulación de la sentencia que permitía el registro de la marca Toro Bravo para vinos. El Tribunal Supremo establece una doctrina sobre la protección reforzada de las denominaciones de origen, subrayando que el significado múltiple de un término como "toro" no impide que su uso en una marca pueda evocar de manera indebida una D.O. protegida. Se enfatiza que es fundamental considerar la percepción del consumidor medio europeo, no solo la del español, y que la evocación se da incluso sin confusión o error. En este caso, el término "toro" es el elemento principal de la marca solicitante y coincide con la D.O. Toro, lo que podría llevar al consumidor a asociar el producto con dicha denominación, aprovechando su reputación. La Sala concluye que el consumidor medio europeo no necesariamente sabe que la D.O. Toro se refiere a una localidad y no al animal, por lo que la marca "Toro Bravo" incurre en una evocación prohibida según la normativa nacional y europea. Se establece jurisprudencia sobre la importancia de la evocación, la perspectiva del consumidor europeo y la necesidad de proteger el prestigio y la inversión de los productores respaldados por denominaciones de origen frente a usos que puedan beneficiarse de su reputación sin cumplir con los requisitos establecidos.
Resumen: Munich y Berneda interpusieron una demanda contra J.J. Ballvé para que, resumidamente, se declarase que el uso de sus marcas por la demandada constituía una lesión de los derechos de marca de Munich que le ha causado daños y perjuicios; que dicho uso era constitutivo de actos de competencia desleal; y que además la solicitud de la marca comunitaria número 13857636 en clase 28 se había realizado de mala fe por la demandada. Solicitó que se diera lugar a tales declaraciones y que se condenara a la demandada al cese de sus actos infractores y a la indemnización de los daños y perjuicios. La demanda fue desestimada íntegramente en segunda instancia y recurren en casación las demandantes. Examen conjunto de los dos primeros motivos, por referirse a la protección de la marca de renombre y su infracción. Admisión. Entre la demanda y la sentencia de primera instancia se promulgó el RDL 23/2018 de transposición de la Directiva 2015/2436, por lo que debe estarse a la normativa vigente a fecha de la demanda. La cuestión nuclear que plantea el recurso de casación es si, pese a que la Audiencia Provincial reconoce la notoriedad de una marca de las demandantes para un concreto sector comercial -el del calzado deportivo-, contradice la ley y la jurisprudencia al exigir que la marca posterior genere riesgo de confusión con otros productos diferentes, cuando la notoriedad excluiría tal requisito. En la protección especial de las marcas notorias o renombradas se exige la identidad o similitud entre los signos, pero no se requiere la similitud entre productos o servicios, sino que es suficiente con que el grado de similitud entre el signo y la marca notoria tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca. Aunque no se requiere un riesgo de confusión, sí que debe poder apreciarse que el público pueda evocar la marca notoria al percibir la posterior, o en palabras de la STJ Intel, «basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca». Cuando la sentencia recurrida señala que no existe riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación del signo registrado ya que no hay riesgo de confusión o de asociación sobre el origen empresarial de los signos, lo que quiere decir es que entre los signos comparados no se produce ese necesario vínculo evocativo, al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria para que operen los arts. 8.1 y 34.2 c) LM. Es decir, cuando la Audiencia Provincial se refiere al riesgo de confusión no lo hace en el sentido de que haya posibilidad de que una marca sea tomada por otra (riesgo de confusión exigido por el artículo 6.1 LM), sino a la posibilidad de que los signos puedan ser asociados, es decir, vinculados respecto a su origen empresarial, y que exista entre los signos el vínculo al que hace alusión la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de esta sala. Protección reforzada de la marca notoria. Evocación. El tercer motivo incurre en petición de principio al basarse en que la marca a que se refiere el recurso tiene gran fuerza distintiva, lo que no se ha probado, y precisamente porque no la tiene, resulta más improbable que pueda producirse el efecto evocador que permitiría extender el monopolio de la grafía del signo a otros productos distintos de las zapatillas deportivas, como palas de pádel o fundas para dichas palas.
Resumen: Se recurre la resolución de la OEPM que concedió el registro interesado alegando que existe un claro riesgo de confusión, pues los signos se diferencian exclusivamente por dos fonemas intermedios lo que provoca semejanza fonética. El Tribunal resumiendo los criterios jurisprudenciales establece que debe valorarse que el riesgo de confusión consiste en que el público pueda considerar que los productos identificados proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas, que la valoración de ese riesgo debe hacerse respecto de la impresión de conjunto, valorando todos los factores relevantes, como el especial conocimiento de la marca en el mercado, asociación, grado de similitud entre marca y signo y entre productos, y siempre considerando que el consumidor medio esta informado y es razonablemente atento y perspicaz, todo ello sin perjuicio del necesario análisis de los elementos integrantes de los signos, considerando que en la comparación entre marcas mixtas debe primar el elemento denominativo y cuando ese sea una palabra genérica o descriptiva, sera relevante el elemento gráfico o figurativo. En este caso el elemento denominativo es el dominante y los signos tienen un bajo grado de distintividad, y en el aspecto gráfico también se aprecia una buscada similitud, por lo que no pueden coexistir y se estima la demanda.
Resumen: Se recurre resolución que denegó el registro de la marca pretendida, alegando que no existe la similitud que se aprecia, si bien ambos signos se integran con el mismo término y el hecho de que uno de ellos incluya también una cifra no diluye la semejanza apreciada, pues visualmente los signos provocan un impacto similar y el término es el elemento más representativo, exitiendo además identidad aplicativa, por lo que existe riesgo de confusión.
Resumen: Se recurre la resolución de la OEPM que desestimó parcialmente el registro de la marca alegando la inexistencia de identidad o similitud entre los signos enfrentados, si bien debe considerarse que existe cuando desde el punto de vista del público interesado existe una identidad al menos parcial respecto de los aspectos visual, fonético y conceptual, apreciados globalmente. Cuando los elementos de una marca tienen carácter descriptivo de los productos o servicios, tanto de los registrados como de los designados en la solicitud, esos elementos tienen muy escaso carácter distintivo, debiendo averiguarse sí existen otros elementos dominantes. Analizados los signos considera el Tribunal que tienen gran similitud en los distintos planos y en la visión de conjunto y el componente denominativo tiene escasa relevancia, y ademas existe identidad aplicativa, que debe basarse en la comparación entre los productos o servicios designados en la solicitud y aquellos cubiertos por las marcas. El hecho de que pudieran haberse registrado otros signos que pudieran guardar similitud con los enfrentados no implica que deba admitirse la demanda, pues la concesión no se puede basar en la existencia de precedentes que no son vinculantes.
Resumen: Se recurre la resolución de la OEPM que concedió la marca solicitada, alegando que concurre causa de prohibición, pues la marca es idéntica a su denominación social, siendo idéntico o similar su ámbito de aplicación. El Tribunal en primer lugar analiza la legitimación activa del recurrente, pues abonó la tasa en el procedimiento administrativo fuera de plazo, si bien, el art. 447 LEC admite legitimación de las partes que hubieran intervenido en el procedimiento administrativo, y el recurrente sí que intervino. Respecto del fondo, se analiza la prohibición de registrar como marcas, entre otros, la denominación social de una persona jurídica que antes de la solicitud la identifique en el tráfico económico, siempre que los signos sean idénticos o semejantes y también el ámbito de aplicación y exista riesgo de confusión, debiendo el titular de los signos probar el uso o conocimiento notorio de los signos en el territorio nacional o en una parte sustancial del mismo. En este caso no se acredita el uso de la denominación social ni el conocimiento notorio en el territorio nacional, por lo que la demanda se desestima.
Resumen: Se recurre la resolución de la OEPM que concedió el registro para los servicios de determinada clase y los denegó para el resto, alegando la recurrente que al contrario de lo resuelto por la administración, sí que realizan un uso cierto, si bien el Tribunal señala que lo tienen registrado para "servicios de publicidad" y el término "servicios" implica la existencia de distintas personas que lo prestan y lo reciben, excluyendo el régimen de autoservicio que es el que realizan, por lo que no existe el uso pretendido. Respecto del resto, no existe vinculación aplicativa entre los productos de la marca registrada y aquellos para los que se solicita por lo que se desestima el recurso.
Resumen: Estima el recurso interpuesto contra la resolución de la OEPM denegatoria de la inscripción de un nombre comercial denominativo al entender que incurría en las prohibiciones absolutas de signos, acordando la inscripción solicitada y la publicación. Tras recordar la normativa que regula las prohibiciones absolutas, igualmente afirma que se exige un examen individualizado, precisando que han de ser analizados en función del interés general subyacente, que se confunde con la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor la identidad de origen del producto o servicio que designa la marca. Por ello, sólo las marcas que carecen de carácter distintivo son las que se consideran inapropiadas para ejercer dicha función esencial. En el supuesto enjuiciado entiende que el término "Imperfecto" presenta carácter distintivo para los productos o servicios, bebidas alcohólicas, porque cumple las funciones de la marca al permitir conocer un origen empresarial en tanto en cuanto consiste en un adjetivo calificativo que expresa, el significado de no perfecto; principiado y no concluido o perfeccionado, superando de esta forma el carácter distintivo mínimo exigible para superar la prohibición absoluta, sin que puede entenderse que dicho término sea habitual en el lenguaje común referido al vino o a otras bebidas alcohólicas
