Resumen: Demanda en ejercicio de acciones de protección de marcas comunitarias para productos lácteos por riesgo de confusión y aprovechamiento indebido de carácter distintivo y notoriedad. Las sentencias de primera y segunda instancia desestimaron la demanda. La demandante interpuso recurso extraordinario por infracción procesal, que se desestima, y recurso de casación, que se estima en parte. La sala declara que en la confrontación de los signos en litigio destaca sobre todo la similitud fonética y visual de las denominaciones Kerrygold (marca del demandante) y Kerrymaid (signo usado por el demandado); añade que el empleo del signo de la demandada ha generado un riesgo de confusión para la parte del público pertinente que no conoce la referencia geográfica contenida en el término Kerry (uno de los más importantes y conocidos condados de Irlanda), respecto del cual, el TGUE ha declarado que se corresponde con la gran mayoría del público pertinente, en cuanto que el elemento Kerry, común a ambos signos distintivos, podría inducir a los consumidores a pensar que la marca solicitada es una versión adicional de la marca anterior. La sala estima la demanda, asume la instancia, declara que la comercialización de la margarina Kerrymaid infringe los derechos de la demandante sobre sus marcas registradas y condena a cesar en la infracción y retirar los productos del mercado. En cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, se opta por el criterio del beneficio obtenido por la infractora.
Resumen: Demanda para que se declare que el uso realizado por la demandada de la marca ZARA infringe el derecho exclusivo que Inditex ostenta sobre dicha marca o, subsidiariamente, constituye acto de competencia desleal con condena al pago de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Campaña de publicidad de una compañía de entretenimiento por WAP y SMS que ofrecía como premio 1000 euros ZARA tarjeta regalo. En ambas instancias se desestima la demanda y se recurre en casación fundándose en el carácter renombrado de la marca: infracción del art. 34.2 c) LM. La Sala desestima el recurso por falta de efecto útil, irrelevante, pues, pesa a que el recurrente pudiera tener razón, no combate el motivo de desestimación de la demanda que no fue otro que el uso descriptivo de la marca amparado en el art. 37 LM.
Resumen: Se estima en parte el recurso de casación frente a una sentencia que declaró la caducidad de determinadas marcas, negó legitimación activa a la actora para instar la caducidad de otras, por tratarse de signos que no contenían elemento alguno que pudiera entrar en conflicto con las registradas por la actora, y apreció, en un tercer grupo, ausencia de prueba de la falta de uso. No cabe negar al actor, que se dedica al mismo género de negocio que la demandada, legitimación para instar la caducidad de unas marcas supuestamente no usadas que pueden dificultar sus proyectos de futuro, ya que el mantenimiento injustificado del derecho de exclusiva que conlleva la titularidad de la marca produce un perjuicio potencial a quien, compitiendo en el mismo sector de mercado, quiera ampliar su actividad. Se interpreta también la exigencia legal de un uso real y efectivo como presupuesto del derecho a la marca y se desestima el recurso en este aspecto al considerar que la sentencia ha respetado los criterios jurisprudenciales exigidos para justificar el uso efectivo de algunas marcas por la demandada. Por último, la sentencia recurrida, al afirmar genéricamente que el uso parcial de una marca produce efectos no solo respecto de los productos efectivamente usados, sino también respecto de los productos de la misma categoría aunque no se hayan usado impidiendo su caducidad parcial, vulnera el art. 55.1c) LM (versión anterior al RDL 23/2018).
Resumen: Acción de cumplimiento de contrato de compraventa de marcas licenciadas a favor de una sociedad concursada, instada por el comprador y estimada en primera y segunda instancia. Los vendedores insisten en el recurso de casación en que las condiciones suspensivas del contrato (que suponían que el comprador consintiera los términos en los que se ofrecía la licencia en la venta de la unidad productiva) no llegaron a cumplirse, por lo devino ineficaz. Se desestima el recurso. Las condiciones se establecían en interés del comprador, que pretendía supeditar la eficacia de la compraventa a que los términos en que se transmitiera la licencia (formando parte de la unidad productiva) no alterara la situación existente o se ajustaran a lo propuesto por ella, pero este se reservó el derecho a renunciar a las condiciones. La renuncia podía hacerse antes de que constara el incumplimiento de la condición o la imposibilidad de cumplimiento, pero también justo al conocer esa circunstancia, como sucedió en el caso, porque el comprador, que participó en la venta de la unidad productiva, al conocer que no se le había adjudicado, comunicó su renuncia a la condición. No cabe apreciar que la falta de acuerdo del comprador sobre los términos en que debía ofrecerse la licencia en la venta de la unidad productiva, ni su participación en la licitación, sean contradictorios con la renuncia al cumplimiento de las condiciones suspensivas. No se vulnera la doctrina de los actos propios.
Resumen: Demanda por competencia desleal por la comercialización de productos (botes rellenos de golosinas etiquetados con un mensaje) que la demandante califica de actos de imitación y confusión. La demanda fue desestimada en ambas instancias al considerarse que, aunque el producto de la demandante tenía singularidad competitiva, no se había probado que la imitación hubiera generado riegos de asociación (la demandada solo usaba tres de los siete tipos de botes, y usa otra marca distinta). Inexistente error notorio o arbitrariedad en la valoración de la prueba en relación con la acreditación de que la imitación de los botes de golosinas de la demandante supuso a la demandada un ahorro de costes excepcional, dado que el error notorio o arbitrariedad denunciados no se refieren tanto a la determinación de unos concretos hechos, como a su valoración jurídica conectada con el análisis de los requisitos que deben darse para que pueda apreciarse un aprovechamiento del esfuerzo ajeno. Caso fronterizo entre actos imitación de la prestación idóneos para generar asociación en el consumidor del art. 11.2 LCD y actos que generan riesgo de confusión del art. 6 LCD. Doctrina sobre la delimitación entre ambos. Al juzgar la mera imitación de la prestación, reducida al bote de golosinas y al empleo de un estilo de frases en las etiquetas, se debe atender a las exigencias propias del art. 11 LCD, que parte de la libre imitación de prestaciones salvo que sea idónea para generar asociación. Se desestima.
Resumen: El objeto de la controversia es la denegación de la inscripción de la marca vendercoche.es para productos de determinadas clases. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste reforzar, completar o matizar la STS de 27 de mayo de 2013 (recurso de casación n.º 2809/2012 (9) ) para aclarar si, a efectos de la aplicación de la prohibición absoluta prevista en el artículo 5.1.c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la adición del sufijo " .es" a una denominación genérica y sin significación específica alguna puede dotarla de fuerza identificadora suficiente; o, si, por el contrario, dicho sufijo tiene un mero carácter genérico o técnico que no la dota de fuerza distintiva.
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que declara la procedencia de denegar el registro de la marca "Lar de Duero" para los productos de la clase 33 solicitados. Desestimación. No procede el registro de aquellas marcas aspirantes que utilicen en su composición términos identificativos o evocadores de una Denominación de Origen Protegida siempre que puedan inducir a error en el público sobre la verdadera naturaleza, calidad o procedencia geográfica del producto designado, al causar una impresión engañosa o falsa sobre estas características del producto ofrecido; y ello sin necesidad de que resulte acreditado que la concesión de la marca o su utilización producen un aprovechamiento desleal e ilícito de la reputación de la Denominación de Origen Protegida. La marca solicitada en este caso puede inducir a error al público, pues los consumidores pueden creer que los vinos protegidos por la marca tienen el respaldo de la Denominación de Origen "Ribera del Duero". La autorización del Consejo Regulador no puede ser considerada como requisito para el registro de la marca, ni cabe atribuir al parecer del Consejo Regulador un carácter vinculante respecto de la decisión que debe adoptar la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Resumen: La sala desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que confirmó la nulidad de tres marcas españolas que infringían derechos prioritarios sobre el gráfico en que consistían, pues el reseñado dibujo constituía una obra de propiedad intelectual de los demandantes registrada en México. Se rechaza el recurso de casación de la entidad demandada porque la norma que se denuncia infringida, el art. 10.1 LPI , no ha sido aplicada para reconocer a los demandantes el derecho de propiedad intelectual sobre el dibujo controvertido. La sentencia recurrida reconoció que el dibujo de los demandantes se encontraba protegido legalmente por la ley de propiedad intelectual mexicana, al confirmar que resultaba de aplicación el Convenio de propiedad literaria, artística y científica entre España y México de 1924, cuyo art. 1 reconoce que los autores de obras literarias, artísticas o científicas de cualquiera de las dos naciones que aseguren con los requisitos legales su derecho de propiedad en uno de los países contratantes, lo tendrán asegurado en el otro. La Audiencia, a la vista de la justificación del derecho mexicano en relación a los requisitos que una obra artística debe reunir para merecer su protección como propiedad intelectual, concluye que esos requisitos concurren en el dibujo de los demandantes por lo que resulta irrelevante la infracción denunciada, al referirse a una norma que no se aplicó para atribuir derechos de propiedad intelectual sobre dicha obra.
Resumen: Retracto de marca respecto de una parte de lo transmitido. Enajenación en favor, no de un tercero, sino de otro comunero. Prelación de normas del art. 46.1 LM. Aplicación supletoria del CC en caso de falta de pacto y previsión específica en la LM. El plazo para ejercitar el retracto es de un mes desde la publicación en el BOPI de la inscripción de la cesión en el Registro de Marcas. Cuando el adquiriente no inscribe la transmisión y, en consecuencia, no se publica, esa transmisión solo producirá efectos frente a terceros una vez inscrita en el Registro de Marcas. No puede ejercitarse debidamente el derecho de retracto sin un completo conocimiento de la transmisión, que resulta imprescindible para la determinación del dies a quo del plazo de caducidad. En el caso, el conocimiento se produjo a través de diligencias preliminares, y no ha transcurrido el plazo de un mes. Necesaria identidad entre lo transmitido y lo retraído y exigencia de que la transmisión se haga en favor de un extraño a la comunidad. Aquí la nuda propiedad de la marca correspondía a tres empresas por terceras partes; una de ellas transmitió a otra su parte y la tercera titular pretendía el retracto sobre el 50% de la cuota transmitida. Ni la LM ni el CC permiten el ejercicio del retracto cuando el adquirente no es un tercero, sino otro cotitular, ni tampoco el retracto parcial sobre una parte de la cuota indivisa transmitida. Se estima el recurso de casación y se desestima la demanda de retracto
Resumen: El objeto del presente proceso viene constituido por dos resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM) por las que se deniega a la mercantil recurrente la transferencia de signos distintivos n.º 201600996 por no haber subsanado el defecto del documento acreditativo de inscripción, redactado exclusivamente en catalán y sin venir acompañado de una traducción al castellano. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en aclarar qué debe entenderse por administración instructora a los efectos de lo dispuesto en el artículo 36.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuyo tenor se reproduce en el artículo 15.3 LPAC, en relación con el primer apartado de ambos preceptos, y en relación, también, con lo dispuesto en el artículo 11.1 y 9 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
