Resumen: Infracción de los derechos de marca. Efecto prejudicial de lo resuelto en un pleito anterior por el Juzgado Mercantil n.º 8 de Barcelona y ratificado por este tribunal en la sentencia. En aquel procedimiento seguido en Barcelona frente a Red Paralela S.L. y Paralela BCN, S.L. respecto de las botellas de tónica Schweppes importadas de UK y comercializadas luego en España entre 2009-2014, se han desestimado las acciones de infracción marcaria ejercitadas por Schweppes, S.A., licenciataria de las marcas españolas 171.232 (meramente denominativa "Schweppes") y 2.907.078 (mixta con la denominación "Schweppes"), porque respecto de esas botellas, ha habido un agotamiento de los derechos de marca, ya que tras la fragmentación de la marca Schweppes en los países del EEE, la titular de la marca en España había realizado una conducta tendente a reforzar la imagen de marca global y única, con la consiguiente confusión entre el público relevante sobre el origen empresarial de los productos identificados con la marca. De tal forma que el previo pronunciamiento, ahora firme, que ha desestimado las acciones de infracción frente a Red Paralela por agotamiento de los derechos de marca respecto de las botellas de Scheppes provenientes de UK y comercializadas en España, produce un efecto prejudicial en el presente caso, pues parte de esas botellas son las que se vendieron a Pigazos, S.L. y respecto de cuya comercialización posterior se ejercitaba la acción de infracción marcaria.
Resumen: Schweppes, S.A. interpuso una demanda contra Red Paralela, S.L. y Red Paralela BCN, S.L. por infracción de las dos reseñadas marcas nacionales al comercializar productos signados adquiridos en Reino Unido por Coca-Cola (titular allí de la marca) . Las demandadas se opusieron y reconvinieron ejercitando acciones de competencia desleal. La sentencia de primera instancia, tras planteamiento de cuestión prejudicial, desestimó demanda y reconvención, pero la audiencia la revocó y estimó la demanda. Recurren en casación las demandadas y la sala estima su recurso. Sobre la base de la STJUE de 20 de diciembre de 2017 y tras una nueva valoración jurídica de las cuestiones planteadas en el recurso, la sala concluye que existen numerosos indicios que son relevantes y permiten alcanzar la conclusión de que, tras la fragmentación de la marca Schweppes en el año 1999, Schweppes International Limited, titular de las marcas en España, había seguido promoviendo de forma activa y deliberada la apariencia o imagen de una marca global y única Schweppes de la que es titular Coca- Cola para otros Estados como Reino Unido, de la que se adquirieron los productos comercializados por las demandadas produciéndose así el agotamiento. La estimación de la casación deja sin efecto la sentencia de apelación y confirma la sentencia de primera instancia desestimatoria de la demanda.
Resumen: Demanda de infracción marcaria y actos de competencia desleal por uso de marca figurativa tridimensional que consiste en la forma de un botella de sidra. Desestimada la demanda de primera instancia, la Audiencia Provincial confirma en apelación la sentencia. La Sala Primera, con estimación del recurso de casación, concluye que no concurre en el caso la causa de nulidad consistente en la concurrencia de la prohibición absoluta del art. 5.1.e) LM, segundo inciso (que el signo distintivo consista exclusivamente en "la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico"). Pues, en el caso, las características de la botella si bien no dejan de cumplir una función técnica, (contener la sidra natural y facilitar su escanciado), esta no es la causa perseguida por el titular de la marca al configurar la forma registrada como marca tridimensional y tampoco el valor o las características que buscan los consumidores al adquirirla, sino que les sirve para identificar el origen del producto, una sidra natural producida en Asturias. Esto es, lo que prima es la impresión de conjunto de las referidas características que imprimen el aspecto singular de la botella tradicionalmente usada en Asturias y no tanto la función técnica de los elementos característicos de la forma. En consecuencia, procede estimar la demanda desestimando las infracciones de competencia desleal invocadas al ser una mera duplicación de la protección reconocida por la normativa marcaria.
Resumen: La cuestión litigiosa que se plantea en este recurso es la de determinar si la modificación de la LM operada por el RD-Ley 23/2018, que suprime el apartado 3 del art. 5 Ley de Marcas, incide en la interpretación que se ha de realizar del artículo 5.1.c) LM, y, en particular, si el término "exclusivamente" debe ser interpretado de forma estricta. Planteada la controversia en estos términos y habiéndose invocado la presunción de interés casacional objetiva del artículo 88.3.a) LJCA a fin de matizar, precisar o concretar la jurisprudencia existente, lo suscitado en este recurso no carece manifiestamente de interés casacional. En el caso de autos, si bien a la conjunción de palabras "maquinasonline" se añade ".com", lo que se cuestiona no es específicamente si es dicho añadido el que confiere carácter distintivo a la marca. De modo que resulta conveniente un nuevo pronunciamiento de esta Sala a fin de reforzar, completar o matizar la jurisprudencia de esta Sala a fin de interpretar el alcance de la noción de distintividad del artículo 4 LM en relación con la prohibición absoluta del artículo 5.1.c) LM respecto del acceso al registro de aquellas marcas en cuyo elemento denominativo se contienen términos referidos a la naturaleza, característica o especie de los servicios reivindicados y, particularmente, cuando incluyen términos identificativos del comercio electrónico; así como a fin de definir el concepto y alcance del adverbio "exclusivamente" a que se refiere el art. 5.1.c) LM
Resumen: El cómputo de la indemnización para el titular de la marca objeto de violación en el caso de que sean las conductas previstas en el art. 42.1 LM (responsabilidad objetiva), se inicia desde que estas comenzaron y no más allá de los cinco años anteriores a la reclamación (art. 45.2 LM). Tratándose de conductas del art. 42.2 LM (responsabilidad subjetiva), el cómputo se hace desde el requerimiento de cese al infractor o desde el momento en que se acredite su culpa o negligencia, la cual se presume si la marca infringida es notoria. Esto es, fuera de los casos de responsabilidad objetiva y salvo que se acredite la culpa o negligencia anterior al requerimiento, el infractor responde de los actos de infracción posteriores al requerimiento. En el caso, el titular de la marca requirió al infractor para que cesara, lo que es irrelevante en cuanto a la cuantificación de la indemnización porque fundó su pretensión en las conductas previstas en el art. 42.1 LM (art. 34.3 a) y f) LM). Tanto el juzgado como la Audiencia partieron de la existencia del requerimiento previo para justificar el cumplimiento del presupuesto de la acción de indemnización sobre la base de una improcedente interpretación del art. 42.2 LM y que hacía irrelevante la determinación del momento en que la conducta infractora era merecedora de la responsabilidad indemnizatoria.
Resumen: Desestimación de los recursos por infracción procesal y casación interpuestos frente a sentencia que dimana de un procedimiento en el que se interesaba la nulidad de patente y en reconvención se solicitó la limitación de la patente. La sentencia recurrida confirma la nulidad de la patente. La Sala tras rechazar el recurso por infracción procesal, examina el recurso de casación sobre la interpretación del art. 105.4 LP y considera que, de acuerdo con su dicción literal, lo que debe ser autorizado por el tribunal es la petición de limitación dirigida ante OEPM. El titular de la patente es quien debe recabar en el procedimiento judicial en el que se discute su validez la autorización del tribunal para instar la limitación ante la OEPM. La falta de esta autorización vicia de ineficacia la eventual decisión de la OEPM de aceptar la limitación. Y, en un caso como este, en que el tribunal que conoce del procedimiento sobre la validez de la patente tiene constancia de la publicación de una limitación de la patente acordada por la OEPM sin que ese tribunal lo haya autorizado, además de no tomar en consideración esa limitación de la patente en su enjuiciamiento sobre la nulidad de la patente, si confirma la nulidad de la patente, al acordar la cancelación registral de la patente puede extender esa cancelación a aquella limitación de la patente, que carece de eficacia. Y al pronunciarse en tal sentido en su sentencia no infringe las reglas de atribución de competencia.
Resumen: Demanda de caducidad por falta de uso de marca para productos de la clase 16ª (revista destinada al mercado inmobiliario); en la demanda se señala que las últimas publicaciones de la revista datan del año 2003 y que la demandada no ha hecho un uso real y efectivo durante cinco años en la forma establecida en la Ley de Marcas. La demandada manifestó que transfirió a la propia demandante su negocio, incluida la marca y sostuvo que esta viene siendo utilizada en Internet. La demanda fue desestimada en primera y segunda instancia; recurre en casación la demandante y la sala desestima el recurso. La sala declara que este caso tiene la particularidad de que, aunque la demandante no sea titular de la marca cuya caducidad pretende, la tiene transmitida a su favor por contrato de compraventa; y que de haberse cumplido ese contrato, la consecuencia lógica es que la marca se hubiera inscrito a nombre del adquirente, en cuanto que nuevo titular, pero ello no se ha llevado a cabo por discrepancias entre las partes sobre su cumplimiento y, sobre todo, porque según declara probado la Audiencia Provincial, la adquirente (demandante) no ha pagado el precio pactado en el contrato, que incluía todo el negocio. Así, si la adquirente no ha cumplido su obligación principal como compradora del negocio -el pago del precio-, constituye un fraude de ley que pretenda obtener la caducidad de la marca, máxime, cuando su uso depende de ella y no de la titular registral. Se desestima la casación.
Resumen: Auto de admisión. Propiedad industrial. Protección de marca notoria: determinación de presupuestos (Riesgo de confusión v. mera similitud de signos). Jurisprudencia comunitaria. Precedente: RCA 6308/2022, auto de 24 de noviembre de 2022.
Resumen: Recurso extraordinario por infracción procesal: alegación de cuestiones sobre la carga de la prueba y el error en la valoración de la prueba. Acción reivindicatoria de una marca o de un nombre comercial es diferente de la acción reivindicatoria de la propiedad (reivindicatoria impropia o sui generis); su estimación no tiene efectos ex tunc, pues quien acciona no es titular de un dominio sobre una marca registrada, sino que ostenta un mejor derecho sobre quien registró la marca con mala fe o fraude y los derechos propios del titular solo los tiene a partir de la inscripción de la sentencia estimatoria de la acción reivindicatoria (carácter constitutivo de la inscripción). Sin perjuicio del derecho reconocido a la marca notoriamente conocida, el registro de la marca es el que confiere el derecho de exclusiva, el ius prohibendi. Tras la estimación de la acción reivindicatoria, es un efecto legal la automática cancelación de las licencias, con independencia de la buena fe, y la inscripción de la titularidad. El nuevo titular pasa a ostentar los derechos de protección de la marca por actos infractores posteriores a la inscripción registral de la sentencia estimatoria de la reivindicación. Posibilidad de ejercitar otras acciones, contractuales o extracontractuales, para reclamar los perjuicios derivados de la connivencia del licenciatario con quien inscribió la marca de forma fraudulenta a su favor.
Resumen: la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en confirmar y actualizar o, si fuera necesario, rectificar el criterio sentado en las sentencias de 24 de septiembre de 2018 (RCA 5395/2017 y RCA 5647/2017) y de 4 de octubre de 2018 (RCA 6064/2017 ), en relación con los requisitos para que sea operativa la protección que confiere el artículo 8.1 LM en su redacción vigente, relativo a las marcas renombradas.
